美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決

美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決

案件名: Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 563 U.S. ___ (2011).



判決日: 2011/5/31



案件事實:

專利權人SEB S.A.是法國的家用設施製造商，在1980年後期，SEB發明了一種不燙手的油炸鍋，並於1991年取得了美國專利。在1997年，SEB的美國競爭對手Sunbeam Products, Inc.委託香港公司Pentalpha Enterprises, Ltd.設計油炸鍋。Pentalpha在香港購買了SEB的油炸鍋，並直接拷貝了SEB的產品設計，而由於Pentalpha所購買的SEB油炸鍋並非銷售於美國市場，故其上並未帶有SEB的美國專利的相關標示。Pentalpha並委請律師進行自由使用權(Freedom-to-Operate)的分析，但並未告知律師，其產品直接拷貝了SEB油炸鍋的設計。由於律師並未檢索到SEB的美國專利，故最終出具了可自由使用的法律意見書。而Sunbeam則開始在美國販賣Pentalpha為其設計並製造的油炸鍋。

SEB先控告Sunbeam專利侵權，而取得了庭外和解。隨後，SEB再行控告Pentalpha，並提出兩點主張: (1)Pentalpha將油炸鍋賣給Sunbeam的銷售行為直接侵犯了SEB的專利；(2) Sunbeam轉售油炸鍋的行為直接侵犯了SEB的專利，而由於油炸鍋係由Pentalpha所供應，故

Pentalpha的行為還構成「誘使侵權」(inducing infringement)。下級法院同意SEB的主張，故判決Pentalpha敗訴。Pentalpha不認為自己有誘使侵權，因而上訴到美國最高法院。



相關法條:

美國專利法271條(b)款規定: 主動誘使他人侵犯專利權者，亦應負專利侵權之責任(“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”)。



法院判決:

美國最高法院以8票對1票的比數，裁定Pentalpha敗訴，並作出以下法律解釋:

1. 誘使侵權構成的要件，是誘使方必須「知悉」某一行為會構成專利侵權，卻仍誘使他人為之 ("induced infringement under §271(b) requires knowledge that the induced acts constitute patent infringement.")。

2. 「明知」(包括actual knowledge與constructive knowledge)及「刻意視而不見」("willful blindness")皆可滿足「知悉」(knowledge)這個法律要件。換句話說，只要誘使方對被誘使方的侵權事實刻意視而不見，則誘使方的行為就可能構成誘使侵權。

3. 刻意視而不見("willful blindness")有兩個要件，一是誘使方主觀地相信侵權的事實很可能存在，二是誘使方故意避免獲悉侵權的事實("(1) the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists and (2) the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact.")。

而基於以下事實，最高法院判定Pentalpha的行為的確構成誘使侵權:

1. 在幫Sunbeam設計油炸鍋時，Pentalpha搜集了大量的美國市場訊息，並知道SEB深受市場歡迎的油炸鍋應是採用了新穎的技術。由此可推論出: Pentalpha知道侵權事實很可能存在。

2. Pentalpha的總裁是數件的美國專利的發明人，他知道在美國以外市場販賣的產品，通常不會標示有美國專利的字樣。雖然Pentalpha知道其所拷貝的油炸鍋是SEB特別為美國市場所設計的，但卻刻意購買了SEB在香港所販賣的油炸鍋來拷貝設計。另外，在委請律師提供可自由使用的法律意見書時，Pentalpha並未告知律師其所設計製造的油炸鍋根本直接拷貝了SEB的設計。由此可推論出: Pentalpha刻意避免獲悉侵權事實。



相關知識:

在美國，專利侵權分為直接侵權(direct infringement)與間接侵權(indirect infringement)兩種。間接侵權更進一步分為誘使侵權(inducing infringement)與協助侵權(contributory infringement)兩種，只有在直接侵權人存在時，間接侵權人才會存在。

美國專利法271條(a)款禁止直接侵權的行為，若一個人的行為就滿足了專利法的全要件原則，即可構成直接侵權。而若多個人的行為一起滿足了專利法的全要件原則，則只有在其中一者控制並指導(control and direct)其他共同侵權者的行為時，共同直接侵權(joint direct infringement)才會成立(註1)。

美國專利法271條(b)款禁止誘使侵權的行為，最高法院已在本案作出最新的解釋。

美國專利法271條(c)款禁止協助侵權的行為，舉個最簡單的例子: 當甲方使用乙方提供的元件A來製造侵權物，而元件A是侵權物的重要組件，且除了可用來製造侵權物以外，元件A並無其他用途，則除了甲方會是直接侵權者以外，乙方也有可能被判定為協助侵權者。

相似于誘使侵權，協助侵權亦有「知悉」這個法律要件，換句話說，前例中的乙方需知悉甲方直接侵權的事實。援引最高法院在本案的判決，亦即「刻意視而不見」可滿足「知悉」這個法律要件，在前例中，只要乙方主觀地相信甲方侵權的事實很可能存在，卻故意避免獲悉甲方侵權的事實，則乙方即有可能被判定為協助侵權者。



註1: 請參見BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).



作者: 江尚正 (美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師，現任職於立基智權有限公司)



文章發表日: 2011/6/1