0628 「由可攜式產品技術發展探究無線充電未來商機趨勢論壇」後記

By Synergytek (律德法律事務所策略聯盟專業團隊)

上週(6/28)與光電科技雜誌合作，從專利情報探討無線充電未來的競爭態勢，距離第一次研究這個主題的時間已經快要兩年了，由於專利情報受限於18個月早期公開的限制，當時（2010年9月 Ctimes邀請）真的是無法想像，原來當年全球各企業共提出將近1000件專利構想（以發明構想為單位，同一專利家族合併計算）。照這樣的發展趨勢來看，這兩年每年的新專利申請數量應該會超過1200件以上。

非接觸電力傳輸專利申請趨勢

近期公開的美國專利申請案（以WIPS Advance製圖）

由於近幾年的專利申請量占總數蠻大的比率，所以企業間的競爭態勢，就有可能因為近期的研發與專利申請數量而產生差異。在這次的研討會當中，很明顯的看出總專利申請量排名前三名的Panasonic、Toyota以及Seiko Epson三家公司，在近5年的數量排名當中反而下滑許多，取而代之的是Qualcomm、Abb Research以及Powercast等公司。當然，如果您對專利實務有一定的了解的話，還可以對目前的排名持一定的保留態度，目前因為專利公開資訊大部分都還在申請中的狀態，按照目前各國專利申請到最終審定所需的時間，平均需要3年左右的時間推算，可能還要等個兩三年，才會知道誰是非接觸電力傳輸技術真正的霸主。

主要專利申請人（整體數據）

主要專利申請人（2005年以後申請）

如果未來非接觸電力傳輸技術能夠廣泛運用在手持式裝置上，就如同現在每台智慧型手機都要使用觸控螢幕的話，將會是一個相當龐大的商機，而美國市場研究機構iSuppli在去年2011年5月發表一份的統計及預測，預估到2015年，非接觸電力傳輸技術市場規模預估將超過200億美金。為了競逐這龐大的商機，我們發現不同技術陣營的廠商開始出現不同的競合策略。例如以電磁感應技術為主的廠商於2008年底成立了Wireless Power Consortium（簡稱WPC），截至目前為止已經累積超過100家會員加入。而由MIT麻省理工學院於2006年所公開的隔空傳電所採用的電磁共振技術，由於可以突破充電器與充電設備空間需鄰近的限制，應該更符合消費市場的需求，近幾年的發展也相當迅速，甚至Samsung以及Qualcomm等多家公司也成立了Alliance for Wireless Power（簡稱A4WP），企圖將應用市場延伸到電動車以及車內充電的領域。

專利風險BCG矩陣，修改自STPI產業資訊室

我們發現企業大廠在進入這高報酬但卻又高度風險的市場，研發及專利布局真的是進退有節，甚至MIT的團隊在五年不到的時間，就創立了WiTricity公司，並將技術授權給多家企業。但是從專利及市場情報當中，只看到偶有些獨立發明人、學校有相關專利產出，國內廠商似乎也以單打獨鬥方式在鴨子滑水。

希望本文可以提供當天未能參加研討會的朋友一些參考的資訊，也期待後續要投入這個市場的廠商，可以採用更積極的創新管理方式，才能以小博大，後來居上。當然我們也會持續追蹤這個技術發展，協助各位。

依目前智慧財產法院審理訴訟現況, 提出授權契約簽訂之建議 !

筆者: 洪菁黛律師 (律德法律事務所)

根據我國司法院揭露的一項數據【註一】 顯示 ：「

1. 自智慧財產法院自97年7月1日成立至99年9月30日止，該院判決之民事專利侵權第一審事件155件（涉外事件20件，約占12.9％），民事專利侵權第二審事件92件（涉外事件14件，約占15.21％），總計247件（涉外事件合計34件，約占13.77％），其中提出智慧財產權有效性抗辯者141件，經該院審判後認智慧財產權利有效性抗辯（IPR Validity Defense）成立，即權利有得撤銷、廢止之原因者為60件，比率為42.55％。



2. 又查被認定無效之專利權中，屬發明專利（Invention patents）者占30.36％、屬新型專利（Utility model patents）者占55.26％、屬新式樣專利（Design patents）者占11.11％，亦即，以新型專利權被該院認定為無效者占半數以上，此係因係我國專利法規定，新型專利申請案僅需通過經濟部智慧財產局的形式審查，即可取得專利證書所致。」 等節。


從這項數據顯示，一般智財權利人提起智財侵權訴訟，遭到對造質疑有效性抗辯成立之機率高達42.55％，其中新型專利權遭法院認定為無效之機率占半數以上。因此，專利權人在提出訴訟前自應就專利之有效性及可能遭質疑的抗辯作準備，以免提出訴訟反而其專利有效性遭到質疑。


又倘若專利權人之專利權遭撤銷確定者，按我國專利法第73條第2 項、第108 條之規定，專利權之效力，雖視為自始即不存在；但按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨揭明：「爭專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是被授權人給付授權金與授權人所提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然兩造事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘被授權人所支付之授權金與 授權人提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之內容，自難謂授權人受領授權金獲有不當得利。」等節，是以，專利權人若非於專利權被撤銷之原因中有可歸責己之因素外，其收受權利金之行為自不應構成不當得利。


筆者建議授權人如能於授權契約載入二個條文:
1. 被授權人不得或使第三人挑戰授權人之智慧財產權 (請洽本所律師) 。

2. 若智慧財產權經主管機關撤銷確定，被授權人..... (請洽本所律師) 。


【註一】司法院就「99年11月5日台歐盟經貿諮商智慧財產權工作小組視訊會議（EU-Taiwan IPR Working Group Videoconference of 5 November 2010）」回覆歐方指摘
www.judicial.gov.tw/work/work12/台歐盟會議之回應歐方指摘 .doc

您的專利權被撤銷後，基於授權契約所收取之權利金是否構成不當得利而應退還?

By 洪菁黛律師

【案例】甲公司擁有A新型專利技術，授權乙公司實施製造專利商品，雙方並明確約定乙方應按銷售量給付一定比例之授權金。其後，A新型專利權因被第三人舉發而被撤銷確定，乙公司可否依不當得利之規定請求甲公司返還其已給付之授權金?


【解答】

一、 按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨明揭：「

1.新型專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在，專利法第73條第2 項、第108 條固分別定有明文。然反面解釋，則為新型專利權未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效，是新型專利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該新型專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，該被授權人行使權利或履行義務，均不合誠信原則甚明。


2.系爭專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是被授權人給付授權金與授權人所提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然兩造事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘被授權人所支付之授權金與 授權人提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之內容，自難謂授權人受領授權金獲有不當得利。準此，授權人本於授權契約而請求被授權人給付授權金，被授權人確係因使用授權人提供之技術而獲有利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響兩造間授權契約之效力，且被授權人於交付授權金予授權人時，授權人將當時有效之專利技術及專利權授予被授權人使用完畢，完成對待給付，是授權人受領授權金有法律上之原因。」等語。

二、是按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨稽之，甲公司之A新型專利權雖因遭第三人舉發而被撤銷確定，但乙公司依據系爭專利授權契約之內容，在系爭專利未撤銷確定前，實施系爭專利以製造與銷售專利產品，依約即有給付權利金予甲公司之義務，蓋乙公司已因實施系爭專利權製造與銷售產品，而取得營業利益在前，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，其與無償實施專利權人提供之技術無異，致權利與授權金給付義務不對等之情事，乙公司應不得依不當得利請求甲公司返還已給付之授權金。


特別敘明，該民事判決為第一審判決，仍得上訴。

美國最高法院關於專利權歸屬(ownership)的最新判決

美國最高法院關於專利權歸屬(ownership)的最新判決

作者:
江尚正 專利顧問
Johnson Chiang
美國加州律師、美國專利考試及格，
現任職於立基智權有限公司 及
律德法律事務所合作專利顧問

案件名: Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 563 U.S. __ (2011).



判決日: 2011/6/6



案件簡介:

本案是一件專利訴訟，系爭專利有關於愛滋病的測試方法。原告史丹佛大學為名義上的專利權人，被告則是羅氏藥廠。兩造雙方在訴訟中皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。



事實摘要:

系爭專利的發明人Holodniy博士在1988年成為史丹佛大學的研究員，在一份簡稱為CPA的契約中，Holodniy博士允諾日後會將職務相關的發明轉讓給史丹佛(契約中用字為"agree[d] to assign")。之後，Holodniy博士被其主管派遣至Cetus公司進行研究，並簽署了一份簡稱為VCA的契約，將與研究相關的發明直接轉讓給Cetus公司(契約中用字為"do[es] hereby assign")。

完成研究後，Holodniy博士回到史丹佛任職，申請了系爭專利，並將專利權轉讓給史丹佛。

羅氏藥廠在1991年收購了Cetus公司的部份資產，包括與前述VCA契約相關的智財權，之後並開始在全世界販售愛滋病測試設備，由於該設備使用了系爭專利所主張的技術，史丹佛決定在美國控告羅氏藥廠專利侵權。



案件爭點:

在訴訟中，原告及被告皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。

史丹佛大學認為: 其使用美國聯邦政府所贊助的經費來供Holodniy博士進行研究，故美國專利法第202條(a)款自動讓史丹佛大學成為系爭專利的所有權人。

羅氏藥廠則認為: Holodniy博士在CPA契約中僅允諾未來會將專利權轉讓給史丹佛大學(但沒有在簽CPA契約的當下直接轉讓專利權)，而Holodniy博士在簽訂VCA契約時是直接把權利轉讓給Cetus公司，故Cetus公司(亦即其權利繼受人羅氏藥廠)至少可算是系爭專利的共有人(co-owner)。由於專利訴訟的提起必須經過每一位專利共有人的同意，而羅氏藥廠並不同意提起此一訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格(standing)的要求，因此，本案應不予受理(dismiss)。



相關法條:

美國專利法第202條(a)款規定: 若受美國聯邦政府所補助的研發單位滿足某些特定要求，該單位將可保留專利權(而不必將專利權轉讓給美國政府)。

(法條原文: Federal contractors may "elect to retain title to any subject invention.")



法院判決:

美國最高法院以7票對2票的比數，判定史丹佛大學敗訴，並作出以下說明:

原則上，專利權最初都是屬於發明人的，只有當發明人有透過白紙黑字(例如雇傭契約)的方式轉讓專利權時，他人(例如發明人的雇主)才會取得專利權。聯邦巡迴上訴法院認為，雖然在CPA契約下，Holodniy博士有將智財權轉讓給史丹佛大學的義務，但CPA契約並未直接將Holodniy博士的權利轉讓給史丹佛，故在與Cetus公司簽屬VCA契約時，Holodniy博士依舊保有他的權利。而VCA是個直接轉讓的契約，故Cetus公司直接透過VCA契約取得了Holodniy博士的智財權。(由於這議題並非上訴爭點，故最高法院拒絕對此議題評論。)

美國專利法第202條(a)款只會讓受美國聯邦政府所補助的研發單位"保留"專利權，但不會讓該單位"取得"專利權。換句話說，該單位須先從發明人手上取得專利權，才有辦法將之保留。雖然史丹佛大學在本案中確實是"受美國聯邦政府所補助的研發單位"，也滿足了202條(a)款相關的要求，但由於史丹佛並未透過CPA契約取得Holodniy博士的智財權，故也並沒有可以依專利法第202條(a)款"保留"下來的權利。

羅氏藥廠至少是專利的共有人，且不同意提起此一訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格(standing)的要求，因此，本案應不予受理(dismiss)。



相關知識:

美國專利法第261條規定: 若專利權人先後將專利權轉讓給兩位不同的受讓人，而第二位受讓人不知道專利權已被轉讓給第一位受讓人的事實，且第二位受讓人支付了適當的對價，則專利權將歸屬於第二位受讓人。為保護自己的權益，第一位受讓人可在自己取得專利權之後的三個月內，或是在第二位受讓人取得專利權之前，向美國專利商標局登記專利權已轉讓給第一位受讓人的事實，則專利權將歸屬於第一位受讓人，第二位受讓人並無法取得專利權。

(法條原文: "An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.")

在本案中，Cetus公司是專利權的第一位受讓人，史丹佛大學是第二位受讓人，而由於Cetus公司(及繼受其權利的羅氏藥廠)並未於時限內向美國專利商標局登記專利權已轉讓給Cetus公司的事實，故在正常情形下，專利權應歸屬於第二位受讓人，亦即史丹佛大學。

然而，由於史丹佛的員工(Holodniy博士及他在學校的主管)都知道VCA契約的存在，這等同於史丹佛大學知道Holodniy博士將專利權轉讓給Cetus公司的事實，故專利法第261條"第二位受讓人不知道專利已被轉讓的事實"之條件並不成立，因此，在上訴中，聯邦巡迴上訴法院判定史丹佛大學不能援引專利法第261條而成為專利權的歸屬人。參見Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832 (Fed. Cir. 2009). (由於這議題並非上訴爭點，故最高法院並未對此議題評論。)



作者: 江尚正 (美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師，現任職於立基智權有限公司)



文章發表日: 2011/6/8

美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決

美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決

案件名: Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 563 U.S. ___ (2011).



判決日: 2011/5/31



案件事實:

專利權人SEB S.A.是法國的家用設施製造商，在1980年後期，SEB發明了一種不燙手的油炸鍋，並於1991年取得了美國專利。在1997年，SEB的美國競爭對手Sunbeam Products, Inc.委託香港公司Pentalpha Enterprises, Ltd.設計油炸鍋。Pentalpha在香港購買了SEB的油炸鍋，並直接拷貝了SEB的產品設計，而由於Pentalpha所購買的SEB油炸鍋並非銷售於美國市場，故其上並未帶有SEB的美國專利的相關標示。Pentalpha並委請律師進行自由使用權(Freedom-to-Operate)的分析，但並未告知律師，其產品直接拷貝了SEB油炸鍋的設計。由於律師並未檢索到SEB的美國專利，故最終出具了可自由使用的法律意見書。而Sunbeam則開始在美國販賣Pentalpha為其設計並製造的油炸鍋。

SEB先控告Sunbeam專利侵權，而取得了庭外和解。隨後，SEB再行控告Pentalpha，並提出兩點主張: (1)Pentalpha將油炸鍋賣給Sunbeam的銷售行為直接侵犯了SEB的專利；(2) Sunbeam轉售油炸鍋的行為直接侵犯了SEB的專利，而由於油炸鍋係由Pentalpha所供應，故

Pentalpha的行為還構成「誘使侵權」(inducing infringement)。下級法院同意SEB的主張，故判決Pentalpha敗訴。Pentalpha不認為自己有誘使侵權，因而上訴到美國最高法院。



相關法條:

美國專利法271條(b)款規定: 主動誘使他人侵犯專利權者，亦應負專利侵權之責任(“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”)。



法院判決:

美國最高法院以8票對1票的比數，裁定Pentalpha敗訴，並作出以下法律解釋:

1. 誘使侵權構成的要件，是誘使方必須「知悉」某一行為會構成專利侵權，卻仍誘使他人為之 ("induced infringement under §271(b) requires knowledge that the induced acts constitute patent infringement.")。

2. 「明知」(包括actual knowledge與constructive knowledge)及「刻意視而不見」("willful blindness")皆可滿足「知悉」(knowledge)這個法律要件。換句話說，只要誘使方對被誘使方的侵權事實刻意視而不見，則誘使方的行為就可能構成誘使侵權。

3. 刻意視而不見("willful blindness")有兩個要件，一是誘使方主觀地相信侵權的事實很可能存在，二是誘使方故意避免獲悉侵權的事實("(1) the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists and (2) the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact.")。

而基於以下事實，最高法院判定Pentalpha的行為的確構成誘使侵權:

1. 在幫Sunbeam設計油炸鍋時，Pentalpha搜集了大量的美國市場訊息，並知道SEB深受市場歡迎的油炸鍋應是採用了新穎的技術。由此可推論出: Pentalpha知道侵權事實很可能存在。

2. Pentalpha的總裁是數件的美國專利的發明人，他知道在美國以外市場販賣的產品，通常不會標示有美國專利的字樣。雖然Pentalpha知道其所拷貝的油炸鍋是SEB特別為美國市場所設計的，但卻刻意購買了SEB在香港所販賣的油炸鍋來拷貝設計。另外，在委請律師提供可自由使用的法律意見書時，Pentalpha並未告知律師其所設計製造的油炸鍋根本直接拷貝了SEB的設計。由此可推論出: Pentalpha刻意避免獲悉侵權事實。



相關知識:

在美國，專利侵權分為直接侵權(direct infringement)與間接侵權(indirect infringement)兩種。間接侵權更進一步分為誘使侵權(inducing infringement)與協助侵權(contributory infringement)兩種，只有在直接侵權人存在時，間接侵權人才會存在。

美國專利法271條(a)款禁止直接侵權的行為，若一個人的行為就滿足了專利法的全要件原則，即可構成直接侵權。而若多個人的行為一起滿足了專利法的全要件原則，則只有在其中一者控制並指導(control and direct)其他共同侵權者的行為時，共同直接侵權(joint direct infringement)才會成立(註1)。

美國專利法271條(b)款禁止誘使侵權的行為，最高法院已在本案作出最新的解釋。

美國專利法271條(c)款禁止協助侵權的行為，舉個最簡單的例子: 當甲方使用乙方提供的元件A來製造侵權物，而元件A是侵權物的重要組件，且除了可用來製造侵權物以外，元件A並無其他用途，則除了甲方會是直接侵權者以外，乙方也有可能被判定為協助侵權者。

相似于誘使侵權，協助侵權亦有「知悉」這個法律要件，換句話說，前例中的乙方需知悉甲方直接侵權的事實。援引最高法院在本案的判決，亦即「刻意視而不見」可滿足「知悉」這個法律要件，在前例中，只要乙方主觀地相信甲方侵權的事實很可能存在，卻故意避免獲悉甲方侵權的事實，則乙方即有可能被判定為協助侵權者。



註1: 請參見BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).



作者: 江尚正 (美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師，現任職於立基智權有限公司)



文章發表日: 2011/6/1