依目前智慧財產法院審理訴訟現況, 提出授權契約簽訂之建議 !

筆者: 洪菁黛律師 (律德法律事務所)

根據我國司法院揭露的一項數據【註一】 顯示 ：「

1. 自智慧財產法院自97年7月1日成立至99年9月30日止，該院判決之民事專利侵權第一審事件155件（涉外事件20件，約占12.9％），民事專利侵權第二審事件92件（涉外事件14件，約占15.21％），總計247件（涉外事件合計34件，約占13.77％），其中提出智慧財產權有效性抗辯者141件，經該院審判後認智慧財產權利有效性抗辯（IPR Validity Defense）成立，即權利有得撤銷、廢止之原因者為60件，比率為42.55％。



2. 又查被認定無效之專利權中，屬發明專利（Invention patents）者占30.36％、屬新型專利（Utility model patents）者占55.26％、屬新式樣專利（Design patents）者占11.11％，亦即，以新型專利權被該院認定為無效者占半數以上，此係因係我國專利法規定，新型專利申請案僅需通過經濟部智慧財產局的形式審查，即可取得專利證書所致。」 等節。


從這項數據顯示，一般智財權利人提起智財侵權訴訟，遭到對造質疑有效性抗辯成立之機率高達42.55％，其中新型專利權遭法院認定為無效之機率占半數以上。因此，專利權人在提出訴訟前自應就專利之有效性及可能遭質疑的抗辯作準備，以免提出訴訟反而其專利有效性遭到質疑。


又倘若專利權人之專利權遭撤銷確定者，按我國專利法第73條第2 項、第108 條之規定，專利權之效力，雖視為自始即不存在；但按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨揭明：「爭專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是被授權人給付授權金與授權人所提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然兩造事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘被授權人所支付之授權金與 授權人提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之內容，自難謂授權人受領授權金獲有不當得利。」等節，是以，專利權人若非於專利權被撤銷之原因中有可歸責己之因素外，其收受權利金之行為自不應構成不當得利。


筆者建議授權人如能於授權契約載入二個條文:
1. 被授權人不得或使第三人挑戰授權人之智慧財產權 (請洽本所律師) 。

2. 若智慧財產權經主管機關撤銷確定，被授權人..... (請洽本所律師) 。


【註一】司法院就「99年11月5日台歐盟經貿諮商智慧財產權工作小組視訊會議（EU-Taiwan IPR Working Group Videoconference of 5 November 2010）」回覆歐方指摘
www.judicial.gov.tw/work/work12/台歐盟會議之回應歐方指摘 .doc