美國最高法院關於專利權歸屬(ownership)的最新判決

美國最高法院關於專利權歸屬(ownership)的最新判決

作者:
江尚正 專利顧問
Johnson Chiang
美國加州律師、美國專利考試及格，
現任職於立基智權有限公司 及
律德法律事務所合作專利顧問

案件名: Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 563 U.S. __ (2011).



判決日: 2011/6/6



案件簡介:

本案是一件專利訴訟，系爭專利有關於愛滋病的測試方法。原告史丹佛大學為名義上的專利權人，被告則是羅氏藥廠。兩造雙方在訴訟中皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。



事實摘要:

系爭專利的發明人Holodniy博士在1988年成為史丹佛大學的研究員，在一份簡稱為CPA的契約中，Holodniy博士允諾日後會將職務相關的發明轉讓給史丹佛(契約中用字為"agree[d] to assign")。之後，Holodniy博士被其主管派遣至Cetus公司進行研究，並簽署了一份簡稱為VCA的契約，將與研究相關的發明直接轉讓給Cetus公司(契約中用字為"do[es] hereby assign")。

完成研究後，Holodniy博士回到史丹佛任職，申請了系爭專利，並將專利權轉讓給史丹佛。

羅氏藥廠在1991年收購了Cetus公司的部份資產，包括與前述VCA契約相關的智財權，之後並開始在全世界販售愛滋病測試設備，由於該設備使用了系爭專利所主張的技術，史丹佛決定在美國控告羅氏藥廠專利侵權。



案件爭點:

在訴訟中，原告及被告皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。

史丹佛大學認為: 其使用美國聯邦政府所贊助的經費來供Holodniy博士進行研究，故美國專利法第202條(a)款自動讓史丹佛大學成為系爭專利的所有權人。

羅氏藥廠則認為: Holodniy博士在CPA契約中僅允諾未來會將專利權轉讓給史丹佛大學(但沒有在簽CPA契約的當下直接轉讓專利權)，而Holodniy博士在簽訂VCA契約時是直接把權利轉讓給Cetus公司，故Cetus公司(亦即其權利繼受人羅氏藥廠)至少可算是系爭專利的共有人(co-owner)。由於專利訴訟的提起必須經過每一位專利共有人的同意，而羅氏藥廠並不同意提起此一訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格(standing)的要求，因此，本案應不予受理(dismiss)。



相關法條:

美國專利法第202條(a)款規定: 若受美國聯邦政府所補助的研發單位滿足某些特定要求，該單位將可保留專利權(而不必將專利權轉讓給美國政府)。

(法條原文: Federal contractors may "elect to retain title to any subject invention.")



法院判決:

美國最高法院以7票對2票的比數，判定史丹佛大學敗訴，並作出以下說明:

原則上，專利權最初都是屬於發明人的，只有當發明人有透過白紙黑字(例如雇傭契約)的方式轉讓專利權時，他人(例如發明人的雇主)才會取得專利權。聯邦巡迴上訴法院認為，雖然在CPA契約下，Holodniy博士有將智財權轉讓給史丹佛大學的義務，但CPA契約並未直接將Holodniy博士的權利轉讓給史丹佛，故在與Cetus公司簽屬VCA契約時，Holodniy博士依舊保有他的權利。而VCA是個直接轉讓的契約，故Cetus公司直接透過VCA契約取得了Holodniy博士的智財權。(由於這議題並非上訴爭點，故最高法院拒絕對此議題評論。)

美國專利法第202條(a)款只會讓受美國聯邦政府所補助的研發單位"保留"專利權，但不會讓該單位"取得"專利權。換句話說，該單位須先從發明人手上取得專利權，才有辦法將之保留。雖然史丹佛大學在本案中確實是"受美國聯邦政府所補助的研發單位"，也滿足了202條(a)款相關的要求，但由於史丹佛並未透過CPA契約取得Holodniy博士的智財權，故也並沒有可以依專利法第202條(a)款"保留"下來的權利。

羅氏藥廠至少是專利的共有人，且不同意提起此一訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格(standing)的要求，因此，本案應不予受理(dismiss)。



相關知識:

美國專利法第261條規定: 若專利權人先後將專利權轉讓給兩位不同的受讓人，而第二位受讓人不知道專利權已被轉讓給第一位受讓人的事實，且第二位受讓人支付了適當的對價，則專利權將歸屬於第二位受讓人。為保護自己的權益，第一位受讓人可在自己取得專利權之後的三個月內，或是在第二位受讓人取得專利權之前，向美國專利商標局登記專利權已轉讓給第一位受讓人的事實，則專利權將歸屬於第一位受讓人，第二位受讓人並無法取得專利權。

(法條原文: "An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.")

在本案中，Cetus公司是專利權的第一位受讓人，史丹佛大學是第二位受讓人，而由於Cetus公司(及繼受其權利的羅氏藥廠)並未於時限內向美國專利商標局登記專利權已轉讓給Cetus公司的事實，故在正常情形下，專利權應歸屬於第二位受讓人，亦即史丹佛大學。

然而，由於史丹佛的員工(Holodniy博士及他在學校的主管)都知道VCA契約的存在，這等同於史丹佛大學知道Holodniy博士將專利權轉讓給Cetus公司的事實，故專利法第261條"第二位受讓人不知道專利已被轉讓的事實"之條件並不成立，因此，在上訴中，聯邦巡迴上訴法院判定史丹佛大學不能援引專利法第261條而成為專利權的歸屬人。參見Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832 (Fed. Cir. 2009). (由於這議題並非上訴爭點，故最高法院並未對此議題評論。)



作者: 江尚正 (美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師，現任職於立基智權有限公司)



文章發表日: 2011/6/8