美國最高法院關於專利權歸屬(ownership)的最新判決

美國最高法院關於專利權歸屬(ownership)的最新判決

作者:
江尚正 專利顧問
Johnson Chiang
美國加州律師、美國專利考試及格，
現任職於立基智權有限公司 及
律德法律事務所合作專利顧問

案件名: Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 563 U.S. __ (2011).



判決日: 2011/6/6



案件簡介:

本案是一件專利訴訟，系爭專利有關於愛滋病的測試方法。原告史丹佛大學為名義上的專利權人，被告則是羅氏藥廠。兩造雙方在訴訟中皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。



事實摘要:

系爭專利的發明人Holodniy博士在1988年成為史丹佛大學的研究員，在一份簡稱為CPA的契約中，Holodniy博士允諾日後會將職務相關的發明轉讓給史丹佛(契約中用字為"agree[d] to assign")。之後，Holodniy博士被其主管派遣至Cetus公司進行研究，並簽署了一份簡稱為VCA的契約，將與研究相關的發明直接轉讓給Cetus公司(契約中用字為"do[es] hereby assign")。

完成研究後，Holodniy博士回到史丹佛任職，申請了系爭專利，並將專利權轉讓給史丹佛。

羅氏藥廠在1991年收購了Cetus公司的部份資產，包括與前述VCA契約相關的智財權，之後並開始在全世界販售愛滋病測試設備，由於該設備使用了系爭專利所主張的技術，史丹佛決定在美國控告羅氏藥廠專利侵權。



案件爭點:

在訴訟中，原告及被告皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。

史丹佛大學認為: 其使用美國聯邦政府所贊助的經費來供Holodniy博士進行研究，故美國專利法第202條(a)款自動讓史丹佛大學成為系爭專利的所有權人。

羅氏藥廠則認為: Holodniy博士在CPA契約中僅允諾未來會將專利權轉讓給史丹佛大學(但沒有在簽CPA契約的當下直接轉讓專利權)，而Holodniy博士在簽訂VCA契約時是直接把權利轉讓給Cetus公司，故Cetus公司(亦即其權利繼受人羅氏藥廠)至少可算是系爭專利的共有人(co-owner)。由於專利訴訟的提起必須經過每一位專利共有人的同意，而羅氏藥廠並不同意提起此一訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格(standing)的要求，因此，本案應不予受理(dismiss)。



相關法條:

美國專利法第202條(a)款規定: 若受美國聯邦政府所補助的研發單位滿足某些特定要求，該單位將可保留專利權(而不必將專利權轉讓給美國政府)。

(法條原文: Federal contractors may "elect to retain title to any subject invention.")



法院判決:

美國最高法院以7票對2票的比數，判定史丹佛大學敗訴，並作出以下說明:

原則上，專利權最初都是屬於發明人的，只有當發明人有透過白紙黑字(例如雇傭契約)的方式轉讓專利權時，他人(例如發明人的雇主)才會取得專利權。聯邦巡迴上訴法院認為，雖然在CPA契約下，Holodniy博士有將智財權轉讓給史丹佛大學的義務，但CPA契約並未直接將Holodniy博士的權利轉讓給史丹佛，故在與Cetus公司簽屬VCA契約時，Holodniy博士依舊保有他的權利。而VCA是個直接轉讓的契約，故Cetus公司直接透過VCA契約取得了Holodniy博士的智財權。(由於這議題並非上訴爭點，故最高法院拒絕對此議題評論。)

美國專利法第202條(a)款只會讓受美國聯邦政府所補助的研發單位"保留"專利權，但不會讓該單位"取得"專利權。換句話說，該單位須先從發明人手上取得專利權，才有辦法將之保留。雖然史丹佛大學在本案中確實是"受美國聯邦政府所補助的研發單位"，也滿足了202條(a)款相關的要求，但由於史丹佛並未透過CPA契約取得Holodniy博士的智財權，故也並沒有可以依專利法第202條(a)款"保留"下來的權利。

羅氏藥廠至少是專利的共有人，且不同意提起此一訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格(standing)的要求，因此，本案應不予受理(dismiss)。



相關知識:

美國專利法第261條規定: 若專利權人先後將專利權轉讓給兩位不同的受讓人，而第二位受讓人不知道專利權已被轉讓給第一位受讓人的事實，且第二位受讓人支付了適當的對價，則專利權將歸屬於第二位受讓人。為保護自己的權益，第一位受讓人可在自己取得專利權之後的三個月內，或是在第二位受讓人取得專利權之前，向美國專利商標局登記專利權已轉讓給第一位受讓人的事實，則專利權將歸屬於第一位受讓人，第二位受讓人並無法取得專利權。

(法條原文: "An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.")

在本案中，Cetus公司是專利權的第一位受讓人，史丹佛大學是第二位受讓人，而由於Cetus公司(及繼受其權利的羅氏藥廠)並未於時限內向美國專利商標局登記專利權已轉讓給Cetus公司的事實，故在正常情形下，專利權應歸屬於第二位受讓人，亦即史丹佛大學。

然而，由於史丹佛的員工(Holodniy博士及他在學校的主管)都知道VCA契約的存在，這等同於史丹佛大學知道Holodniy博士將專利權轉讓給Cetus公司的事實，故專利法第261條"第二位受讓人不知道專利已被轉讓的事實"之條件並不成立，因此，在上訴中，聯邦巡迴上訴法院判定史丹佛大學不能援引專利法第261條而成為專利權的歸屬人。參見Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832 (Fed. Cir. 2009). (由於這議題並非上訴爭點，故最高法院並未對此議題評論。)



作者: 江尚正 (美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師，現任職於立基智權有限公司)



文章發表日: 2011/6/8

美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決

美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決

案件名: Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 563 U.S. ___ (2011).



判決日: 2011/5/31



案件事實:

專利權人SEB S.A.是法國的家用設施製造商，在1980年後期，SEB發明了一種不燙手的油炸鍋，並於1991年取得了美國專利。在1997年，SEB的美國競爭對手Sunbeam Products, Inc.委託香港公司Pentalpha Enterprises, Ltd.設計油炸鍋。Pentalpha在香港購買了SEB的油炸鍋，並直接拷貝了SEB的產品設計，而由於Pentalpha所購買的SEB油炸鍋並非銷售於美國市場，故其上並未帶有SEB的美國專利的相關標示。Pentalpha並委請律師進行自由使用權(Freedom-to-Operate)的分析，但並未告知律師，其產品直接拷貝了SEB油炸鍋的設計。由於律師並未檢索到SEB的美國專利，故最終出具了可自由使用的法律意見書。而Sunbeam則開始在美國販賣Pentalpha為其設計並製造的油炸鍋。

SEB先控告Sunbeam專利侵權，而取得了庭外和解。隨後，SEB再行控告Pentalpha，並提出兩點主張: (1)Pentalpha將油炸鍋賣給Sunbeam的銷售行為直接侵犯了SEB的專利；(2) Sunbeam轉售油炸鍋的行為直接侵犯了SEB的專利，而由於油炸鍋係由Pentalpha所供應，故

Pentalpha的行為還構成「誘使侵權」(inducing infringement)。下級法院同意SEB的主張，故判決Pentalpha敗訴。Pentalpha不認為自己有誘使侵權，因而上訴到美國最高法院。



相關法條:

美國專利法271條(b)款規定: 主動誘使他人侵犯專利權者，亦應負專利侵權之責任(“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”)。



法院判決:

美國最高法院以8票對1票的比數，裁定Pentalpha敗訴，並作出以下法律解釋:

1. 誘使侵權構成的要件，是誘使方必須「知悉」某一行為會構成專利侵權，卻仍誘使他人為之 ("induced infringement under §271(b) requires knowledge that the induced acts constitute patent infringement.")。

2. 「明知」(包括actual knowledge與constructive knowledge)及「刻意視而不見」("willful blindness")皆可滿足「知悉」(knowledge)這個法律要件。換句話說，只要誘使方對被誘使方的侵權事實刻意視而不見，則誘使方的行為就可能構成誘使侵權。

3. 刻意視而不見("willful blindness")有兩個要件，一是誘使方主觀地相信侵權的事實很可能存在，二是誘使方故意避免獲悉侵權的事實("(1) the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists and (2) the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact.")。

而基於以下事實，最高法院判定Pentalpha的行為的確構成誘使侵權:

1. 在幫Sunbeam設計油炸鍋時，Pentalpha搜集了大量的美國市場訊息，並知道SEB深受市場歡迎的油炸鍋應是採用了新穎的技術。由此可推論出: Pentalpha知道侵權事實很可能存在。

2. Pentalpha的總裁是數件的美國專利的發明人，他知道在美國以外市場販賣的產品，通常不會標示有美國專利的字樣。雖然Pentalpha知道其所拷貝的油炸鍋是SEB特別為美國市場所設計的，但卻刻意購買了SEB在香港所販賣的油炸鍋來拷貝設計。另外，在委請律師提供可自由使用的法律意見書時，Pentalpha並未告知律師其所設計製造的油炸鍋根本直接拷貝了SEB的設計。由此可推論出: Pentalpha刻意避免獲悉侵權事實。



相關知識:

在美國，專利侵權分為直接侵權(direct infringement)與間接侵權(indirect infringement)兩種。間接侵權更進一步分為誘使侵權(inducing infringement)與協助侵權(contributory infringement)兩種，只有在直接侵權人存在時，間接侵權人才會存在。

美國專利法271條(a)款禁止直接侵權的行為，若一個人的行為就滿足了專利法的全要件原則，即可構成直接侵權。而若多個人的行為一起滿足了專利法的全要件原則，則只有在其中一者控制並指導(control and direct)其他共同侵權者的行為時，共同直接侵權(joint direct infringement)才會成立(註1)。

美國專利法271條(b)款禁止誘使侵權的行為，最高法院已在本案作出最新的解釋。

美國專利法271條(c)款禁止協助侵權的行為，舉個最簡單的例子: 當甲方使用乙方提供的元件A來製造侵權物，而元件A是侵權物的重要組件，且除了可用來製造侵權物以外，元件A並無其他用途，則除了甲方會是直接侵權者以外，乙方也有可能被判定為協助侵權者。

相似于誘使侵權，協助侵權亦有「知悉」這個法律要件，換句話說，前例中的乙方需知悉甲方直接侵權的事實。援引最高法院在本案的判決，亦即「刻意視而不見」可滿足「知悉」這個法律要件，在前例中，只要乙方主觀地相信甲方侵權的事實很可能存在，卻故意避免獲悉甲方侵權的事實，則乙方即有可能被判定為協助侵權者。



註1: 請參見BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).



作者: 江尚正 (美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師，現任職於立基智權有限公司)



文章發表日: 2011/6/1

中日專利關於單一性相關問題的簡析

中日專利關於單一性相關問題的簡析

作者: 施峰路



律德法律事務所合作中國專利顧問
日本: 蘆田・木村國際特許事務所( Ashida and Kimura Patent Firm- 專利事務所)專利代理人
http://www.leaderlawoffice.com/leader02.html#lawyerShow
http://www.akpat.com/aboutus_j.html

作為鄰邦，中國與日本的專利法之間有許多相似相同之處，但隨著近年來各國專利法的發展與修改，對於兩國專利申請人來說，需要注意的不同之處也越來越多。本文僅針對單一性相關問題，尤其是實務中處理問題進行簡要分析。

一：中日專利法中關於單一性的相關規定和審查方式

2007年4月1日，日本專利法中設計了關於變更發明的特別技術特徵（STF, special technical feature）的規定（第17條2第4項），適用對象為2007年4月1日之後的專利申請（含當日），相應的，審查基準中也新設了關於shift 修改的規定。

根據日本專利審查指南第I部第2章2.2，發明的單一性判斷是指2組以上的發明是否具有相同的或者相對應的特別技術特徵。這裏所指的“特別技術特徵”是指相對現有技術明示有貢獻的技術特徵。（參見日本專利法第37條以及實施細則第25條8第2項）

根據該規定，日本審查員只對符合單一性規定的權利要求進行實質審查。
例如，在下述例1的權利要求中，審查員認為A特徵被公開，而認定A+B為“特別技術特徵”的情況下，則審查員只對權利要求1-4進行實質審查；因為A+D和A+E的方案與A+B的方案不具有單一性，所以日本審查員並不審查權利要求5與6。

“特別技術特徵”，其中A特徵
１．Ａ＋Ｂ 在現有文獻中被公開
２．Ａ＋Ｂ＋Ｃ
３．Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
４．Ａ＋Ｂ＋Ｄ
５．Ａ＋Ｄ
６．Ａ＋Ｅ
（例1）

在權利要求1記載的發明不具有特別技術特徵的情況下，對於串列式從屬於權利要求1的發明的同一類的一系列權利要求來說，原則上也進行實質審查。即例2中，日本審查員仍將繼續實質審查權利要求2，4和7。


（例2）

在串列式從屬於權利要求1的一系列權利要求所涉及的發明中，如果某一從屬權利要求具有特別技術特徵的情況下，則審查員對所有從屬於該某一從屬權利要求的所有權利要求項都將進行實質審查。即，在權利要求2具有特別技術特徵的情況下，仍對權利要求2的所有權利要求進行實質審查。

（例3）

相比日本專利法，按照中國專利審查指南的規定，屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明在技術上必須相互關聯，這種相互關聯是以相同或者相應的特定技術特徵表示在它們的權利要求中的。日本專利法所定義的“特別技術特徵”與中國專利法中的“特定技術特徵”表面上來看具有相同的定義，其所指均為相對現有技術而言做出貢獻的技術特徵。然而，根據現行日本專利審查指南以及實踐中所遇到的實例※來看，日本專利法所定義的“特別技術特徵”更趨向于按照新穎性的標準來衡量的特徵，而中國專利法中的“特定技術特徵”雖然沒有明確說明，但往往與新穎性和創造性同時論述，其趨向于高於新穎性的標準，換句話說筆者認為是接近於創造性標準來衡量的特徵。

※（根據文獻[1]，該文中被調查的日本專利申請共49件，發現其中41件申請被認為不具備新穎性。其中，雖然不具備新穎性但是具有STF的申請有15件，這15件中均為權利要求2或之後的權利要求被認為具有STF（也就是說這15件的權利要求1均不具有STF）。另外，未通知不具有新穎性的8件申請均認為具有STF。在調查的申請中，被認為具有新穎性而不具有STF的申請件數為0。從這樣的角度來看，在日本的審查實務中，實際上可以認為“STF=新穎性”，大家的觀點普遍認為STF的審查標準與新穎性的審查標準相同。）

中國審查指南第二部分第6章中對於單一性審查作出了明確規定，但是並未對審查員的審查方式作出明確規定。一般來說，在上述例1的情況下，如果權利要求1，5和6均為獨立權利要求，則中國審查員同樣只審查權利要求1－4。在上述例2和例3的情況下，中國審查員的審查方式與日本有所差異，審查員在判斷權利要求1沒有新穎性或創造性後，原則上審查員可以暫時不考慮並列從屬於權利要求1的權利要求2和3之間的單一性問題，這是考慮到申請人可能會進一步修改權利要求的情況，因此中國審查員有可能會邀請申請人作出進一步修改後再重新進行新穎性和創造性審查；而另一方面如果審查員可以確認某個具有授權前景的從屬權利要求（例如權2）的情況下，也可以進一步進行檢索並且指出並列從屬權利要求之間的單一性問題。

二：中日專利法中關於單一性問題的修改方式
（1）日本
根據日本專利法第17條2第4項，申請人在收到拒絕理由通知書之後，禁止將審查物件變更為技術特徵不同的其他的發明（shift修改規定）。其判斷方式為：通過判斷<修改前的權利要求範圍中進行了新穎性、創造性等要件審查的所有發明>和<修改後的權利要求範圍中的所有發明>是否滿足單一性要件（即，是否具有相同或相應的特別技術特徵），來判斷修改方式是否為變更發明的特別技術特徵的修改。

（例4）

在例4中，如果A+B被認定為特別技術特徵的情況下，則修改後的權利要求1（A+B+E）則符合shift修改的規定，而權利要求2（A+E）則違反shift修改的規定，而不被審查。

如果修改前的權利要求1不具有特別技術特徵，且串列式從屬於權利要求1的同一類的一系列權利要求中，發現有具有特別技術特徵的發明的情況下（在例5中為權利要求3），在修改後的權利要求範圍中，審查員只對於包括有該修改前具有特別技術特徵的發明的權利要求3的同一類發明，進行全面審查。

例5

在修改前的審查中，如果串列式直接從屬於權利要求1的同一類的一系列權利要求中不存在具有特別技術特徵的發明時，原則上只將包括該修改前的一系列權利要求中最後一個權利要求（例6中為權3）的所有發明特定事項的一系列的修改後的權利要求，作為審查對象進行全面審查；否則因為違反第17條2第4項的規定而不進行審查。


例6
在例6的情況下，修改前的權利要求3不具有特別技術特徵，修改後的權利要求中只有權利要求1和3包括修改前權3的所有發明特定事項，所以審查員審查修改後的權利要求1和權利要求3。同時，在例6的情況下，如果審查員認為修改後的權利要求1也不具有特別技術特徵，那麼審查員只審查修改後的權利要求1和權利要求3。

在修改前的審查中，如果串列式直接從屬於權利要求1的同一類的一系列權利要求中，不存在具有特別技術特徵的發明的情況下，如果包括修改前的權利要求3的所有發明特定事項的修改後的權利要求1中存在具有特別技術特徵的發明時，則將包括該發明的所有發明特定事項的一類權利要求作為審查物件進行全面審查；否則因為違反第17條2第4項的規定而不進行審查。


例7

另外，根據日本審查指南的規定，在修改前的權利要求1不具有特別技術特徵的情況下，審查員在拒絕理由通知書中會暗示必須作為修改基礎的發明。

（2）中國
相比日本審查指南中關於單一性的修改方式的嚴格規定，從筆者角度看來中國審查指南的規定相對來說比較簡單。

在中國審查指南關於“答復審查意見通知書時的修改方式”中，明確指出禁止主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改後權利要求的主題。例如，一件有關自行車新式把手的發明專利申請，申請人在說明書中不僅描述了新式把手，而且還描述了其他部件，例如，自行車的車座等。經實質審查，權利要求限定的新式把手不具備創造性。在這種情況下，申請人作出主動修改，將權利要求限定為自行車車座。由於修改後的主題與原來要求保護的主題之間缺乏單一性，這種修改不予接受。該規定與日本的規定相同。

另外，中國審查指南中也指出，在刪除一項或多項權利要求，以克服原第一獨立權利要求和並列的獨立權利要求之間缺乏單一性，或者兩項權利要求具有相同的保護範圍而使權利要求書不簡要，或者權利要求未以說明書為依據等缺陷，這樣的修改不會超出原權利要求書和說明書記載的範圍，因此是允許的。

在中國審查指南中沒有明確列舉出上述例4－7的具體實例，但可以理解的是，在例4－7的情況下，符合中國專利法規定的修改方式要較為寬鬆，申請人可以在原權利要求1的基礎上根據說明書的記載而進行適當修改以克服新穎性或創造性問題，而不是必須按照權利要求3（例如，例7）的基礎來修改權利要求。

三：實務中的問題
（1）日本
根據文獻1，在新的日本審查標準下，出現了如下與審查標準不是嚴格相符的事例。
事例1：
《修改前》 括弧內為審查意見
權利要求1：A （不具有STF）
權利要求2：A+B（具有STF）
權利要求3：A+C （不作為審查對象）
權利要求4：A+D （不作為審查對象）
《修改後》
權利要求1：A +X（不作為審查對象）
權利要求2：A+X +B（不作為審查對象）
權利要求3：A+X +C （不作為審查對象）
權利要求4：A+X +D （不作為審查對象）

在事例1中，在第二次審查意見（駁回意見）中，修改後的所有權利要求被認為違反了偏移修改要件，不進行單一性之外的其他要件的審查。然而根據審查基準，修改前的權利要求範圍中最初記載的發明不具有特別技術特徵的情況下，修改前的權利要求中某一項權利要求N被認為具有特別技術特徵的情況下，修改後的同類權利要求如果包括該項權利要求N的所有發明特定事項的話，則作為審查物件進行全面檢查。在事例1中，雖然修改前權利要求1被認為不具有STF，但是修改前的權利要求2被認為具有STF，而且修改後的權利要求2包括修改前的權利要求2中的所有發明特定事項，因而，在事例1的情況下似乎日本審查員對shift修改的規定的把握也不是非常全面。

在文獻1所調查的49件申請中，如同事例1中的審查意見共有3件。這樣的情況的發生，一方面日本專利代理人認為這是因為改正後的審查基準的運用還在初期過程中，所以還存在以上事例1中的混亂的審查標準的情況，另一方面從申請人的角度，也應該進一步關注審查標準的細小變化和改動。

另外，根據日本審查指南，雖然違犯單一性，但在審查串列式的從屬權利要求的情況下，在最初的審查意見中需暗示作為修改基礎的發明。然而在調查的49件申請的最初的審查意見中，有28件申請的審查意見並未提供修改的暗示。

此外，由於審查員在最初的審查意見通知書中沒有指出具體STF，這時申請人所考慮的具有STF的修改與審查員認定的具有STF的修改不相同，可能導致申請人的權利要求修改違反了shift修改規定。例如，因為審查官在最初的審查意見通知書中未給出STF的意見，申請人認為從屬權利要求2的發明特定事項A+B是具有STF，因此按照A+B為基礎修改了權利要求。然而，實際上審查員認為從屬權利要求3所涉及的發明特定事項A+B+C具有STF的情況下，因此僅以A+B為基礎的權利要求修改會因為違反shift修改規定，而導致被審查員駁回。

另外，應注意的是，修改前的權利要求1如果被認為具有STF，則修改後的權利要求應具有與修改前的權利要求1相同或對應的STF。注意，也不是說修改後的權利要求必須包括修改前的權利要求1中的所有發明特定事項。舉例來說，如果權利要求1被認為具有STF，且權利要求1具有發明特定事項A+B+C+D，但實際上A+B+C就具有STF的話，那麼修改後的權利要求只需要包括發明特定事項A+B+C即可。從申請人的角度來說，如果審查員沒有明確指出STF的話，申請人對STF的判斷會比較困難。

（中國）
因為中國並沒有類似於日本的shift修改的規定，因此，在實務中關於單一性的問題相對也比較簡單。但是，在原權利要求中具有缺乏單一性的2套獨立權利要求的情況下，審查員有可能會明確指出第一套獨立權利要求將作為審查基礎，也有可能會暗示申請人可以在2套獨立權利要求中任意選擇一套。由於審查員傾向於只審查第一套獨立權利要求，因此，在答復審查意見時，如果想選擇第二套獨立權利要求，則事先與審查員進行溝通為好。

四：總結
由於中日之間對於單一性的修改方式不太相同，因此在實務中，尤其對於申請人來說，因應從以下幾個方面進行合適應對。

1：在權利要求的撰寫方式上，針對進入日本的專利申請，可以在技術方案的基礎上，可以考慮採用串列式的從屬權利要求的撰寫方式，同時，應考慮權利要求的前後的順序的重要性，避免將含有非重要的技術特徵的權利要求置於含有重要技術特徵的權利要求之前。同時，由於日本允許多項從屬權利要求引用另一多項從屬權利要求，因此在構築進入日本的專利申請的權利要求時，也可考慮多項引用多項的撰寫方式，從而導致日本審查員將對具有串聯式引用關係的所有權利要求進行審查。

2：在權利要求1不具有STF的情況下，由於單一性的要求造成對審查範圍的限定和修改後可以保留的權利要求的限制，根據申請人的實際產品保護需要，可能必須對其他的權利要求進行分案申請，這樣造成申請人的負擔的增大。權利要求1是否具有STF（新穎性），對於申請人之後的對應和修改有著非常重大的影響，因此在申請階段，推薦申請人進行相應的現有技術的調查，不要對權利要求1進行不必要的範圍的擴大。

3：在答復日本審查意見通知書時，一方面要正確理解審查員的意見，明確審查員的審查意見中所指的特別技術特徵的物件。另一方面，申請人在答復意見中最好明確主張修改後的權利要求1的哪一部分技術特徵具有STF。

4：申請人有必要加強對日本新的審查基準的理解和分析，同時瞭解日本審查員的審查標準的變化。

5：進入中國的專利申請的權利要求，因為不允許多項從屬權利要求引用另一項從屬權利要求的方式，因此，要區別於進入日本的權利要求的撰寫方式；同時，申請人也應繼續關注中國審查員的日趨嚴格的審查方式的變化。

圖檔請參見
http://synergytek.com.tw/blog/2011/05/09/專利實務～中日專利關於單一性相關問題的簡析/文献[1]：日本特許第１委員会第４小委員会， Vol.60 No.8 2010-10-28 ““シフト補正”の運用状況及び実務上の留意点にていて”，知財管理
文献[2]：日本特許庁、２００７．特許・実用新案審査基準HTML版、日本発明協会
文献[3]：富澤孝、Vol. 60 No. 9　いわゆる「シフト補正の禁止」の審査基準について、パテント
文獻[4]：中華人民共和國知識產權局，2010. 中國專利審查指南，知識產權出版社
文獻[5]：中國專利復審委員會，2008. 審查操作規程，知識產權出版社

Price Fixing – Are you at Risk under United States Law?

by Michael P.Wiersch

(Attorney-At-Law , Licensed to practice Law in California; United States Patent Attorney)

Now Ashida and Kimura Patent Attorneys, Tokyo, Japan

The fundamental characteristic of price fixing is any agreement between parties regarding price, whether expressed or implied. The most well known form of price fixing is to drive the price of a product as high as possible, with the intent to obtain higher profits. Other forms of price fixing are to fix, target, discount, or stabilize prices, which may lead to increased profits for the parties and reduced competition of the parties to the agreement.

Price fixing is prosecuted as a criminal violation.[1] Price fixing laws in the United States had legal bite as early as 1890 under the Sherman Antitrust Act (1890). Section 1 of the Sherman Act states, “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several states, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal.”

[2] The phrase “restraint of trade” was crafted to stop excessive monopolistic and anticompetitive activities of the past increasing industrial combinations and trusts. Specifically, it was meant to curtail anticompetitive behavior due to mega monopolies created through mergers and various price-fixing schemes and agreements.[3]

Courts have determined the legality of price fixing either as a per se violation or as a violation of the rule of reason. A per se violation such as price fixing, bid rigging, and territorial or customer allocation among competitors (commonly described as "horizontal agreements") requires no inquiry into the actual effect on the market or the intentions of the parties. While per se violations usually have signs of anticompetitive behavior, some business practices, however, encourage competition within the market.

For the later cases, the court uses a rule of reason approach and applies a totality of the circumstances test, which asks whether the challenged practice promotes or suppresses market competition.

[4] The Court, in Chicago Board of Trade v. United States, went on to say that the condition of the particular business, both before and after the imposition of restraints, must be examined and a determination of the actual and probable effect of the restraint realized.

Inherent in rule of reason cases is the ability of the violator to manipulate output or prices beyond the threshold that would be imposed naturally by the marketplace.[5] Besides abstaining from communications of prices, another way to a avoid price fixing violations would be to form a joint venture.

Joint ventures, a form of business association among competitors, are designed to further a business purpose, such as cooperative research and development where the costs may be individually prohibitive. Although courts will generally scrutinize a joint venture under the rule of reason, the joint venture must first overcome the reason that the joint venture was established.

The National Cooperative Research Act of 1984 [6], which permits and encourages competitors to engage in joint ventures that promote research and development of new technologies, provides guidelines on forming joint ventures.

As a rule of thumb, if you establish a price for a product or service, rather than allowing it to be determined naturally through free market forces, your actions will often be considered illegal. Thus, if you have enough influence in the market to change or affect a price and engage in dealings with competitors, you may be in violation of antitrust laws. However, if you are acting on your own and not in concert with any other, you are free to exercise any pricing strategy you desire, even including raising prices to the detriment of the public.

[1] http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title7/ant00006.htm, last accessed Apr 11, 2011

[2] The Sherman Anti-Trust Act of 1890 (15 U.S.C.A. §§ 1 et seq.)

[3] http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Res-Sec/Restraint-of-Trade.html, last accessed Apr 8, 2011

[4] http://topics.law.cornell.edu/wex/Antitrust, last accessed Apr 8, 2011

[5] Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. 231 (1918) [6] National Cooperative Research Act of 1984 (15 U.S.C.A. §§ 4301-06)

智慧財產權交易之 【租稅課徵】及【免稅優惠】

By 洪菁黛律師(Stefany Hung)　

     
        關於智慧財產權的轉讓、授權、侵權損害賠償等節,均與租稅課徵及租稅優惠規定息息相關，業者如能清楚知悉國際及國内之租稅協議及法令規定，並善加運用，在公司智財交易稅務之處理上,能提供頗大之助益。

        按我國所得稅法之規定，舉凡智慧財產之出售、轉讓所得之買賣價金,以及授權或因技術服務所取得之權利金或報酬, 與因他人侵害其智財權利所取得之損害賠償金等, 均依1)交易之對象的主要固定營業場所,是否設於中華民國境內 ,及2)該權利金或款項來源,是否屬於中華民國之來源所得，而應依規定之各稅率,核算並繳納所得稅。
以下為筆者針對我國目前智慧財產權交易等相關稅務法令之規定所整理的表列:

請點選圖檔放大以閱讀其內容.　

企業營業秘密保護規劃

企業營業秘密保護規劃     
0905, 2010
洪菁黛律師著. 律德法律事務所                                                      

   
     智慧財產權是企業在商場致勝的關鍵，而營業秘密則更為企業永續經營的秘密武器。營業秘密和專利權最大的差異點在於，營業秘密並無特定新穎性之要求，且無法律保護期間之限制，一旦被揭露，即不再受法律之保護；而專利權之保護期間，以發明專利而言一般為二十年，專利技術屬於強制公開，且應具備新穎、進步及實用性等要求。因此，企業對於其所擁有極具價值之技術、資訊或know how等，究竟是選擇以 「 密而不宣」 的營業秘密法，或以具「公示排他」之專利法加以保護，必須審慎為之。

    無論如何，企業對於營業秘密之取得、保護、管理及應用等各面向，如能擬定完整妥善之保護計劃，並切實履行，定能對營業秘密做最大價值之產出。以下為本所所建議之營業秘密保護計劃，內容係以法律所規定之「營業秘密保護」的要件為基礎，並以 5 W 1 H “ Why What Who When Where, How” 為核心概念，所展開之保護計畫。

請點選圖像放大查閱內容

生產製造業究竟應以專利或營業秘密，來控管其營業賴以維生的核心技術?

By 洪菁黛律師(Stefany Hung) 



這樣的公司，過去以晶圓廠、TFT LCD產業及一些電子業居多。其實，把製程中最精髓的部分揭諸於世，然卻僅於有限的地域內受到保護，是使其陷於機密過度曝露於其他競爭商品或業者的危機中。業者本想藉專利提高其智財權之保護及價值，卻無意間降低自身產品之競爭力，不可謂得不償失！

過去台灣不少產業均將生產有關之製程申請專利，殊不知許多製程其實係無法由最終產品以還原工程之方式逆推得知。然由於申請專利的過程中，業者必須將該項專利的必要技術特徵揭露。因此，不當專利化的結果，使得原本應以營業秘密保護的技術，造成不當且過度的曝光；復以許多公司在龐大的專利年費的考量下，其專利的佈局往往僅以母國或幾個重點國家為主；再加上專利權屬地主義的結果,這樣不當的專利佈局，不論是在地域上或專利技術申請上，反而使得其他不在其專利地域佈局內或產品線內的公司，得以學習並模仿其經專利申請時所揭露之基礎技術。



這樣的公司，過去以晶圓廠、TFT LCD產業及一些電子業居多。其實，把製程中最精髓的部分揭諸於世，然卻僅於有限的地域內受到保護，是使其陷於機密過度曝露於其他競爭商品或業者的危機中。業者本想藉專利提高其智財權之保護及價值，卻無意間降低自身產品之競爭力，不可謂得不償失！

過去台灣不少產業均將生產有關之製程申請專利，殊不知許多製程其實係無法由最終產品以還原工程之方式逆推得知。然由於申請專利的過程中，業者必須將該項專利的必要技術特徵揭露。因此，不當專利化的結果，使得原本應以營業秘密保護的技術，造成不當且過度的曝光；復以許多公司在龐大的專利年費的考量下，其專利的佈局往往僅以母國或幾個重點國家為主；再加上專利權屬地主義的結果,這樣不當的專利佈局，不論是在地域上或專利技術申請上，反而使得其他不在其專利地域佈局內或產品線內的公司，得以學習並模仿其經專利申請時所揭露之基礎技術。