作者: 施峰路
律德法律事務所合作中國專利顧問
日本: 蘆田・木村國際特許事務所( Ashida and Kimura Patent Firm- 專利事務所)專利代理人
http://www.leaderlawoffice.com/leader02.html#lawyerShow
http://www.akpat.com/aboutus_j.html
作為鄰邦，中國與日本的專利法之間有許多相似相同之處，但隨著近年來各國專利法的發展與修改，對於兩國專利申請人來說，需要注意的不同之處也越來越多。本文僅針對單一性相關問題，尤其是實務中處理問題進行簡要分析。
一：中日專利法中關於單一性的相關規定和審查方式
2007年4月1日，日本專利法中設計了關於變更發明的特別技術特徵（STF, special technical feature）的規定（第17條2第4項），適用對象為2007年4月1日之後的專利申請（含當日），相應的，審查基準中也新設了關於shift 修改的規定。
根據日本專利審查指南第I部第2章2.2，發明的單一性判斷是指2組以上的發明是否具有相同的或者相對應的特別技術特徵。這裏所指的“特別技術特徵”是指相對現有技術明示有貢獻的技術特徵。（參見日本專利法第37條以及實施細則第25條8第2項）
根據該規定，日本審查員只對符合單一性規定的權利要求進行實質審查。
例如，在下述例1的權利要求中，審查員認為A特徵被公開，而認定A+B為“特別技術特徵”的情況下，則審查員只對權利要求1-4進行實質審查；因為A+D和A+E的方案與A+B的方案不具有單一性，所以日本審查員並不審查權利要求5與6。
“特別技術特徵”，其中A特徵
１．Ａ＋Ｂ 在現有文獻中被公開
２．Ａ＋Ｂ＋Ｃ
３．Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
４．Ａ＋Ｂ＋Ｄ
５．Ａ＋Ｄ
６．Ａ＋Ｅ
（例1）
在權利要求1記載的發明不具有特別技術特徵的情況下，對於串列式從屬於權利要求1的發明的同一類的一系列權利要求來說，原則上也進行實質審查。即例2中，日本審查員仍將繼續實質審查權利要求2，4和7。
（例2）
在串列式從屬於權利要求1的一系列權利要求所涉及的發明中，如果某一從屬權利要求具有特別技術特徵的情況下，則審查員對所有從屬於該某一從屬權利要求的所有權利要求項都將進行實質審查。即，在權利要求2具有特別技術特徵的情況下，仍對權利要求2的所有權利要求進行實質審查。
（例3）
相比日本專利法，按照中國專利審查指南的規定，屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明在技術上必須相互關聯，這種相互關聯是以相同或者相應的特定技術特徵表示在它們的權利要求中的。日本專利法所定義的“特別技術特徵”與中國專利法中的“特定技術特徵”表面上來看具有相同的定義，其所指均為相對現有技術而言做出貢獻的技術特徵。然而，根據現行日本專利審查指南以及實踐中所遇到的實例※來看，日本專利法所定義的“特別技術特徵”更趨向于按照新穎性的標準來衡量的特徵，而中國專利法中的“特定技術特徵”雖然沒有明確說明，但往往與新穎性和創造性同時論述，其趨向于高於新穎性的標準，換句話說筆者認為是接近於創造性標準來衡量的特徵。
※（根據文獻[1]，該文中被調查的日本專利申請共49件，發現其中41件申請被認為不具備新穎性。其中，雖然不具備新穎性但是具有STF的申請有15件，這15件中均為權利要求2或之後的權利要求被認為具有STF（也就是說這15件的權利要求1均不具有STF）。另外，未通知不具有新穎性的8件申請均認為具有STF。在調查的申請中，被認為具有新穎性而不具有STF的申請件數為0。從這樣的角度來看，在日本的審查實務中，實際上可以認為“STF=新穎性”，大家的觀點普遍認為STF的審查標準與新穎性的審查標準相同。）
中國審查指南第二部分第6章中對於單一性審查作出了明確規定，但是並未對審查員的審查方式作出明確規定。一般來說，在上述例1的情況下，如果權利要求1，5和6均為獨立權利要求，則中國審查員同樣只審查權利要求1－4。在上述例2和例3的情況下，中國審查員的審查方式與日本有所差異，審查員在判斷權利要求1沒有新穎性或創造性後，原則上審查員可以暫時不考慮並列從屬於權利要求1的權利要求2和3之間的單一性問題，這是考慮到申請人可能會進一步修改權利要求的情況，因此中國審查員有可能會邀請申請人作出進一步修改後再重新進行新穎性和創造性審查；而另一方面如果審查員可以確認某個具有授權前景的從屬權利要求（例如權2）的情況下，也可以進一步進行檢索並且指出並列從屬權利要求之間的單一性問題。
二：中日專利法中關於單一性問題的修改方式
（1）日本
根據日本專利法第17條2第4項，申請人在收到拒絕理由通知書之後，禁止將審查物件變更為技術特徵不同的其他的發明（shift修改規定）。其判斷方式為：通過判斷<修改前的權利要求範圍中進行了新穎性、創造性等要件審查的所有發明>和<修改後的權利要求範圍中的所有發明>是否滿足單一性要件（即，是否具有相同或相應的特別技術特徵），來判斷修改方式是否為變更發明的特別技術特徵的修改。
（例4）
在例4中，如果A+B被認定為特別技術特徵的情況下，則修改後的權利要求1（A+B+E）則符合shift修改的規定，而權利要求2（A+E）則違反shift修改的規定，而不被審查。
如果修改前的權利要求1不具有特別技術特徵，且串列式從屬於權利要求1的同一類的一系列權利要求中，發現有具有特別技術特徵的發明的情況下（在例5中為權利要求3），在修改後的權利要求範圍中，審查員只對於包括有該修改前具有特別技術特徵的發明的權利要求3的同一類發明，進行全面審查。
例5
在修改前的審查中，如果串列式直接從屬於權利要求1的同一類的一系列權利要求中不存在具有特別技術特徵的發明時，原則上只將包括該修改前的一系列權利要求中最後一個權利要求（例6中為權3）的所有發明特定事項的一系列的修改後的權利要求，作為審查對象進行全面審查；否則因為違反第17條2第4項的規定而不進行審查。
例6
在例6的情況下，修改前的權利要求3不具有特別技術特徵，修改後的權利要求中只有權利要求1和3包括修改前權3的所有發明特定事項，所以審查員審查修改後的權利要求1和權利要求3。同時，在例6的情況下，如果審查員認為修改後的權利要求1也不具有特別技術特徵，那麼審查員只審查修改後的權利要求1和權利要求3。
在修改前的審查中，如果串列式直接從屬於權利要求1的同一類的一系列權利要求中，不存在具有特別技術特徵的發明的情況下，如果包括修改前的權利要求3的所有發明特定事項的修改後的權利要求1中存在具有特別技術特徵的發明時，則將包括該發明的所有發明特定事項的一類權利要求作為審查物件進行全面審查；否則因為違反第17條2第4項的規定而不進行審查。
例7
另外，根據日本審查指南的規定，在修改前的權利要求1不具有特別技術特徵的情況下，審查員在拒絕理由通知書中會暗示必須作為修改基礎的發明。
（2）中國
相比日本審查指南中關於單一性的修改方式的嚴格規定，從筆者角度看來中國審查指南的規定相對來說比較簡單。
在中國審查指南關於“答復審查意見通知書時的修改方式”中，明確指出禁止主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改後權利要求的主題。例如，一件有關自行車新式把手的發明專利申請，申請人在說明書中不僅描述了新式把手，而且還描述了其他部件，例如，自行車的車座等。經實質審查，權利要求限定的新式把手不具備創造性。在這種情況下，申請人作出主動修改，將權利要求限定為自行車車座。由於修改後的主題與原來要求保護的主題之間缺乏單一性，這種修改不予接受。該規定與日本的規定相同。
另外，中國審查指南中也指出，在刪除一項或多項權利要求，以克服原第一獨立權利要求和並列的獨立權利要求之間缺乏單一性，或者兩項權利要求具有相同的保護範圍而使權利要求書不簡要，或者權利要求未以說明書為依據等缺陷，這樣的修改不會超出原權利要求書和說明書記載的範圍，因此是允許的。
在中國審查指南中沒有明確列舉出上述例4－7的具體實例，但可以理解的是，在例4－7的情況下，符合中國專利法規定的修改方式要較為寬鬆，申請人可以在原權利要求1的基礎上根據說明書的記載而進行適當修改以克服新穎性或創造性問題，而不是必須按照權利要求3（例如，例7）的基礎來修改權利要求。
三：實務中的問題
（1）日本
根據文獻1，在新的日本審查標準下，出現了如下與審查標準不是嚴格相符的事例。
事例1：
《修改前》 括弧內為審查意見
權利要求1：A （不具有STF）
權利要求2：A+B（具有STF）
權利要求3：A+C （不作為審查對象）
權利要求4：A+D （不作為審查對象）
《修改後》
權利要求1：A +X（不作為審查對象）
權利要求2：A+X +B（不作為審查對象）
權利要求3：A+X +C （不作為審查對象）
權利要求4：A+X +D （不作為審查對象）
在事例1中，在第二次審查意見（駁回意見）中，修改後的所有權利要求被認為違反了偏移修改要件，不進行單一性之外的其他要件的審查。然而根據審查基準，修改前的權利要求範圍中最初記載的發明不具有特別技術特徵的情況下，修改前的權利要求中某一項權利要求N被認為具有特別技術特徵的情況下，修改後的同類權利要求如果包括該項權利要求N的所有發明特定事項的話，則作為審查物件進行全面檢查。在事例1中，雖然修改前權利要求1被認為不具有STF，但是修改前的權利要求2被認為具有STF，而且修改後的權利要求2包括修改前的權利要求2中的所有發明特定事項，因而，在事例1的情況下似乎日本審查員對shift修改的規定的把握也不是非常全面。
在文獻1所調查的49件申請中，如同事例1中的審查意見共有3件。這樣的情況的發生，一方面日本專利代理人認為這是因為改正後的審查基準的運用還在初期過程中，所以還存在以上事例1中的混亂的審查標準的情況，另一方面從申請人的角度，也應該進一步關注審查標準的細小變化和改動。
另外，根據日本審查指南，雖然違犯單一性，但在審查串列式的從屬權利要求的情況下，在最初的審查意見中需暗示作為修改基礎的發明。然而在調查的49件申請的最初的審查意見中，有28件申請的審查意見並未提供修改的暗示。
此外，由於審查員在最初的審查意見通知書中沒有指出具體STF，這時申請人所考慮的具有STF的修改與審查員認定的具有STF的修改不相同，可能導致申請人的權利要求修改違反了shift修改規定。例如，因為審查官在最初的審查意見通知書中未給出STF的意見，申請人認為從屬權利要求2的發明特定事項A+B是具有STF，因此按照A+B為基礎修改了權利要求。然而，實際上審查員認為從屬權利要求3所涉及的發明特定事項A+B+C具有STF的情況下，因此僅以A+B為基礎的權利要求修改會因為違反shift修改規定，而導致被審查員駁回。
另外，應注意的是，修改前的權利要求1如果被認為具有STF，則修改後的權利要求應具有與修改前的權利要求1相同或對應的STF。注意，也不是說修改後的權利要求必須包括修改前的權利要求1中的所有發明特定事項。舉例來說，如果權利要求1被認為具有STF，且權利要求1具有發明特定事項A+B+C+D，但實際上A+B+C就具有STF的話，那麼修改後的權利要求只需要包括發明特定事項A+B+C即可。從申請人的角度來說，如果審查員沒有明確指出STF的話，申請人對STF的判斷會比較困難。
（中國）
因為中國並沒有類似於日本的shift修改的規定，因此，在實務中關於單一性的問題相對也比較簡單。但是，在原權利要求中具有缺乏單一性的2套獨立權利要求的情況下，審查員有可能會明確指出第一套獨立權利要求將作為審查基礎，也有可能會暗示申請人可以在2套獨立權利要求中任意選擇一套。由於審查員傾向於只審查第一套獨立權利要求，因此，在答復審查意見時，如果想選擇第二套獨立權利要求，則事先與審查員進行溝通為好。
四：總結
由於中日之間對於單一性的修改方式不太相同，因此在實務中，尤其對於申請人來說，因應從以下幾個方面進行合適應對。
1：在權利要求的撰寫方式上，針對進入日本的專利申請，可以在技術方案的基礎上，可以考慮採用串列式的從屬權利要求的撰寫方式，同時，應考慮權利要求的前後的順序的重要性，避免將含有非重要的技術特徵的權利要求置於含有重要技術特徵的權利要求之前。同時，由於日本允許多項從屬權利要求引用另一多項從屬權利要求，因此在構築進入日本的專利申請的權利要求時，也可考慮多項引用多項的撰寫方式，從而導致日本審查員將對具有串聯式引用關係的所有權利要求進行審查。
2：在權利要求1不具有STF的情況下，由於單一性的要求造成對審查範圍的限定和修改後可以保留的權利要求的限制，根據申請人的實際產品保護需要，可能必須對其他的權利要求進行分案申請，這樣造成申請人的負擔的增大。權利要求1是否具有STF（新穎性），對於申請人之後的對應和修改有著非常重大的影響，因此在申請階段，推薦申請人進行相應的現有技術的調查，不要對權利要求1進行不必要的範圍的擴大。
3：在答復日本審查意見通知書時，一方面要正確理解審查員的意見，明確審查員的審查意見中所指的特別技術特徵的物件。另一方面，申請人在答復意見中最好明確主張修改後的權利要求1的哪一部分技術特徵具有STF。
4：申請人有必要加強對日本新的審查基準的理解和分析，同時瞭解日本審查員的審查標準的變化。
5：進入中國的專利申請的權利要求，因為不允許多項從屬權利要求引用另一項從屬權利要求的方式，因此，要區別於進入日本的權利要求的撰寫方式；同時，申請人也應繼續關注中國審查員的日趨嚴格的審查方式的變化。
圖檔請參見
http://synergytek.com.tw/blog/2011/05/09/專利實務～中日專利關於單一性相關問題的簡析/文献[1]：日本特許第１委員会第４小委員会， Vol.60 No.8 2010-10-28 ““シフト補正”の運用状況及び実務上の留意点にていて”，知財管理
文献[2]：日本特許庁、２００７．特許・実用新案審査基準HTML版、日本発明協会
文献[3]：富澤孝、Vol. 60 No. 9 いわゆる「シフト補正の禁止」の審査基準について、パテント
文獻[4]：中華人民共和國知識產權局，2010. 中國專利審查指南，知識產權出版社
文獻[5]：中國專利復審委員會，2008. 審查操作規程，知識產權出版社
