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外籍勞工之勞僱契約應記載及應注意事項?

問: 外籍勞工之勞僱契約應記載及應注意事項?

答:
雇主聘僱外國人許可及管理辦法 第 43條 ：

雇主依勞動契約給付第二類外國人工資，應檢附印有中文及該外國人本國
文字之薪資明細表，記載實領工資、工資計算項目、工資總額、工資給付方式、外國人應負擔之全民健康保險費、勞工保險費、所得稅、膳宿費、職工福利金、依法院或行政執行機關之扣押命令所扣押之金額，或依其他法律規定得自工資逕予扣除之項目及金額，交予該外國人收存，並自行保存五年。

第一項工資，除外國人應負擔之項目及金額外，雇主應全額以現金直接給付第二類外國人。但以其他方式給付者，應提供相關證明文件，交予外國
人收存，並自行保存一份。

僱主可否保管所聘用外籍勞工之護照或證件?

問:僱主可否保管所聘用外籍勞工之護照或證件?

答: 依我國行政院勞工委員會勞職管 字第 0990510138 號 令明揭: 雇主未經所聘僱外國人同意而扣留或侵占其護照、居留證件及財物，或無正當理由拒絕返還，或易持有為所有上開財物之行為，除依法有留置之權利外，構成就業服務法第 54 條第 1 項第 8 款所稱「非法扣留或侵占所聘僱外國人之護照、居留證件或財物」等語.


故如僱主未獲外國人之同意 而扣留所聘僱外國人之護照、居留證件或財物,將會違反就服法第 54 條第 1 項第 8 款之規定.

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勞委會函令解釋

發文單位：行政院勞工委員會
發文字號：勞職管 字第 0990510138 號 令
發文日期：民國 99 年 07 月 30 日
資料來源：行政院公報 第 16 卷 144 期 19280 頁
相關法條： 就業服務法 第 54 條 ( 98.05.13 )
要旨：雇主未經所聘僱外國人同意而扣留或侵占其護照、居留證件及財物，或無
正當理由拒絕返還，或易持有為所有上開財物之行為，除依法有留置之權
利外，構成就業服務法第 54 條第 1 項第 8 款所稱「非法扣留或侵占
所聘僱外國人之護照、居留證件或財物」

（原行政院勞工委員會 97.07.22 勞職外字第 0910205053 號令廢止）

外籍勞工工作許可之最新規定!

根據2011 年11月12日報紙的報導，台灣駐美國堪薩斯台北經濟文化辦事處處長劉姍姍涉嫌虐待菲傭，遭美國聯邦調查局逮捕,目前正於美國靜候司法調查中.據悉,遭指述項目包括: 超時工作,給付薪資與約定薪資不符,扣留菲傭的護照與簽證資料,裝置閉路監視器等,因而在國內及國際上引起虐傭等軒然大波. 國內不少民眾對於自己聘傭外勞包括給薪及保管護照之適法性頗有疑慮.


以下為 外籍勞工工作許可 之最新規定:

http://www.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=1085799&ctNode=29868&mp=T001

發布機關:內政部入出國及移民署 發布日期:2011/11/24
一、開放之行業別與工作內容：

(一) 海洋漁撈工作：從事漁船船長、船副、輪機長、大管輪、管輪、電信員、動力小船駕駛人及其助手以外之船員工作。
(二) 家庭幫傭工作：在私人家庭從事房舍清理、食物烹調、家庭成員起居照料或其他與家事服務之有關工作。
(三) 製造工作：直接從事製造業產品製造或與體力有關之體力工作。
(四) 營造工作：在營造工地或相關場所直接從事營造工作或與其有關之體力工作。
(五) 機構看護工作：在規定之機構或醫院從事被收容之身心障礙者或病患日常生活照顧等相關事務工作。
(六) 家庭看護工作：在私人家庭從事身心障礙者或病患日常生活照顧等相關事務工作。
(七) 雙語翻譯工作：為從事海洋漁撈、製造、營造、家庭幫傭、家庭看護、機構看護等工作之外國人擔任輔導管理之翻譯工作。
(八) 廚師及相關工作：為從事海洋漁撈、製造、營造、家庭幫傭、家庭看護、機構看護等工作之外國人擔任食物烹調等相關工作。


二、工作期限：
(一) 外勞經由雇主招募引進，於我國從事海洋漁撈工作、製造工作、營造工作、家庭幫傭工作、家庭看護工作、機構看護等工作，許可工 作期間最長為2年。
(二) 工作許可期限屆滿，雇主有繼續聘僱需要者，得由雇主於期滿前60日內向行政院勞工委員會申請展延1次，展延聘僱許可期限最長為 1年。

(三) 如從事重大工程工作而屬特殊情形者,雇主可於展延聘僱許可期限屆滿前60日內，向行政院勞工委員會申請再展延聘僱許可，最長以6 個月為限。從事廚師或雙語翻譯等工作者，許可期間最長為3年，期滿雇主有繼續聘僱需要者，亦得申請展延。

(四) 外勞應於聘僱許可期限屆滿前出國，如聘僱許可期間無違反法令規定者,可再申請來臺工作。從事海洋漁撈工作、製造工作、營造工作、 家庭幫傭工作、家庭看護工作、機構看護等工作者，在臺工作期間，累計不得超過9年。

三、轉換雇主（未經許可,不得轉換雇主）：

(一) 外勞在臺工作期間，如遇有雇主或被看護者死亡或移民、船舶被扣押、沉沒或修繕而無法繼續作業、原雇主關廠、歇業或不依勞動契約給 付工作報酬經終止勞動契約等情形，得由外勞或外勞之雇主向行政院勞工委員會申請轉換雇主。

(二) 外勞如有其他不可歸責於本人之事由致雇主無法繼續聘僱者，得於向行政院勞委會申請認定核准後，至行政院勞委會職業訓練局全球 資訊網( http://www.evta.gov.tw )登錄必要資料後，由公立就業服務中心協助辦理新雇主。另外勞辦理轉換時，以原從事行業之同一工作類別為限 ，但具有1、在招募許可函有效期間，得引進外勞而尚未足額引進或2 、符合行政院勞委會規定聘僱外勞資格，且聘僱外勞人數未達規定之 比率或數額上限之新雇主接續聘僱者，則得跨業轉換雇主。

(三) 如外勞不願意轉換雇主或經公立就業服務中心辦理轉換作業後，仍 無人接續聘僱,原雇主即應負責安排外勞出國。原雇主已行蹤不明者，由縣市政府會同當地入出國及移民署服務站辦理該外勞的出國事宜。

(四) 在臺工作期間,如外勞有轉由新雇主接續聘僱之情事，應由外勞的新雇主向行政院勞工委員會申請接續聘僱許可，外勞應敦請新雇主於期限內辦理。



四、相關權益須知：

(一) 外勞懷孕問題：

1. 健康檢查方面：女性外勞於申請入國簽證時之健康檢查含妊娠項目，如有懷孕情形，屬健康檢查不合格，不予辦理入國簽證。至入國後3工 作日內、滿6個月、18個月及30個月之健康檢查則無妊娠檢查。
2. 就業權益方面：

(1) 外勞在臺工作期間有懷孕情形，雇主不得以此理由片面解約，強制 外勞出國。
(2) 外勞從事製造業、營造業等適用勞動基準法之行業者，如懷孕將受 勞動基準法保障，得要求雇主改調較輕易並符合行政院勞工委員會許可之工作。
(3) 外勞從事家庭幫傭、家庭看護工等不適用勞動基準法行業者，雇主 亦不得以懷孕為由片面解約，須由勞雇雙方以契約協議方式處理。

3. 宣導事宜：外勞來臺工作如因懷孕無法繼續從事同樣工作，除造成雇主不便外，恐易造成勞資糾紛，且對外勞懷孕期間之身心狀況產生影響 。故我們籲請外勞於發生性行為時，宜採取適當措施（如使用保險套、避孕葯等避孕措施），以維護本身權益。

(二) 工作地點變更：

1. 外勞的工作地點應與聘僱許可函上之工作地址一致。

2. 外勞在臺從事一般營造或製造工作，經雇主依規定調派者，得至同一雇主其他工程或工廠工作，如係從事機構看護工作,得至原機構之附設院工作。但重大投資製造業、特定製程及特殊時程製造業之外勞，雇主均不得調派。

3. 外勞從事家庭看護工作，得隨被看護者住所變更就近照顧或於被看護者住院期間隨同至醫療院所工作。但調派所聘僱之外籍工作者至上開 醫療院所附設之護理之家機構、慢性病床、呼吸照顧病床照料該被看護者，須事先由雇主檢附相關文件向行政院勞工委員會申請許可後始 得調派所聘之外籍工作者隨同被看護者至上開病床從事家庭看護工作，每次申請調派期間原則不得超過2個月，期滿後，雇主得申請延長， 惟1年內累計調派期間不得超過6個月。如係從事家庭幫傭工作亦得隨同被照顧人住所遷移而至新住所處工作。
(

三) 不得從事許可以外之工作：

1. 外勞所從事之工作項目應與聘僱許可上所載之工作項目一致，不得從事許可以外的工作。例如外勞從事營造工作，得從事之工作類別,以 行政院勞工委員會公告指定者為限，不得從事需相關證照之工作（如職業駕駛、起重機操作員）。

2. 從事家庭幫傭之外勞，在本人同意的前提下，得經由原雇主向行政院勞工委員會申請，轉換為從事家庭看護工作。

(四) 外勞國外仲介費及國內服務費：為保障外勞權益，有關國內仲介收取服務費之相關措施與規定如下：

1. 外勞每月給付臺灣仲介公司服務費，第1年上限為新臺幣1,800元；第 2年上限為新臺幣1,700元；第3年上限為新臺幣1,500元。但如外勞曾來 臺工作2年以上，因聘僱關係終止或聘僱許可期間屆滿回國後再來臺工作，並受僱於同一雇主者，每月上限為新臺幣1,500元。

2. 臺灣仲介公司應與外勞簽訂書面服務契約，協議服務事項及金額後且 有服務事實，始得收取費用。

3. 外勞申請入國簽證，應備經其本國主管部門驗證之「外國人入國工作費用及工資切結書」，且由外勞攜帶來臺交予雇主，作為外勞入國後3 日內雇主通報當地主管機關應備文件之一。有關外勞在國外發生之費用（含借款）應載明於「外國人入國工作費用及工資切結書」，並經由勞工輸出國驗證。

(五) 薪資含膳宿費用：

1. 依據我國勞動基準法規定，工資之給付得於勞動契約中訂明一部份是以實物給付，惟其作價應公平合理。所以，膳宿費用可由勞雇雙方自行約定，並應由勞雇雙方於入境前協議明訂於勞動 契約。行政院勞工委員會並建議以每月5,000元作為薪資中內含膳宿費為參考上限，由外勞與雇主雙方依提供之膳宿條件水準合意訂定。

2. 對於不適用勞基法規定之家庭外籍看護工及外籍幫傭，其薪資是否含膳宿費用應於勞動契約中明訂，以維護雙方權益。

3. 如勞雇雙方已於勞動契約明訂膳宿費金額，在契約存續期間，雇主不得未經外勞同意片面變更膳宿費金額。另如勞雇雙方合意變更膳宿費金額，依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」規定，變更之金額仍不得牴觸(高於)原經外勞之本國主管部門驗證之「外國人入國工作費用及工資切結書」所記載之金額。另上開切結書之記載內容，不得於驗證後再為不利益於外勞之變更。


4. 另外，雇主依勞動契約給付外勞薪資時，除外勞應依我國法令規定負擔之全民健康保險費、勞工保險費、膳宿費、所得稅及職工福利金法定 扣除項目外，其餘薪資必須全額給付，不得接受委任代扣、代匯借款或貸款；且除事業類外勞之雇主應依所得稅法規定辦理扣繳所得稅款相關 事宜外，家庭類外勞之雇主因非屬所得稅法規定之扣繳義務人，故不得替外勞扣繳。

(六) 外勞權益受侵害，請洽以下單位：

外勞在臺如發生工作權益受損、勞資爭議、勞力剝削、人身侵害狀況 (人口販運)、非法聘僱之情形，請聯繫以下單位：
◎ 1955外籍勞工24小時諮詢保護專線
◎ 各縣市外勞諮詢服務中心
◎ 臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)外勞諮詢申訴服務


五、 各外勞輸出國駐臺機構 ：

外勞如在臺遇有緊急事件，或發生勞資爭議及遭受性騷擾事件，亦可洽該國駐臺辦事處請求協助，該處接獲陳情後，會即時轉請勞委會處理

註冊商標使用(一)

洪菁黛律師

摘要 _2011 商標行政管理國際研討會: 商標品質管理制度

筆者:洪菁黛律師(律德法律事務所)

這次參加我國智慧財產局於民國100年10月13日、14日所舉辦的「商標行政管理國際研討會/ 2011 International Seminar on Trademark Administration Management –Efficiency and Consistency」，對於其中一個議題 「商標品質管理制度」挺感興趣。筆者曾有客戶於取得商標權後七年，因他人舉發而遭撤銷，使該客戶於過去七年間所投入高達千萬元於商標品牌建立、行銷與維護年費等各費用,頓時付之一炬，令人扼腕。因此，樂見智慧財產局在商標審查品質上，給予更多地關注。


本次與會的澳洲主講者以【澳洲商標手續及程序手冊】說明該國在品質管理上之執行情形.該手冊其中除了包括商標的申請，審查及註冊等章節外，尚包括了品質的策略及品質審查的標準。澳洲目前為國際間智慧財產權之領導國家之一，其商標法規不僅完備且符合國際規範，且其強調國家品質管理制度系統，係通過ISO 9001: 2008 之認證。


該【澳洲商標手續及程序手冊】特別重視隨時更新，與時俱進,以作為執行品質標準的基礎, 並同時於商標法、規定及法院與仲裁之決定之範圍內，提供執行之解釋, 而求達到客戶所期望 “ 有一致性、有可預見性及可強制執行的權利” 等巨大挑戰. 該局設有品質改善部門，對於不一致的部分，得透過審計的過程及客戶回饋，予以辯認；而對於審計的決定，亦有交付仲裁之機制構想，以維持績效及品質的平衡。


而在美國專利商標局部分，除了有嚴格之績效評估計劃外，尚以紅利為誘因，以表揚傑出表現或值得推薦者。至於我國智財局則是於三個不同的階段，設置三個覆核點以抽驗案件，而作為商標品質控管之方式。日本則是在加強特許廳之審查速度、2009.04 設有品質檢驗團隊，同時於2011.04 成立品管委員會等各節上作努力；日本並設計持續確保品質改善之系統，其中 (Plan- Do –Check - Action)包含在內部訂立審查速度之目標，加強與使用者溝通會面，更強調與智慧財產高等法院交換意見及修訂審查標準等各節。新加坡則強調依馬德里公約制定之工作程序及流程手冊以及重視審查人員之訓練，並針對審查員之錯誤率及類型等加強改善。


總之，樂見世界各國對於整個商標審查流程，給予更高度地關注，以嚴格把關權利之產出品質, 而維護政府賦與智財權等處分決定之公信力及穩定性.

依目前智慧財產法院審理訴訟現況, 提出授權契約簽訂之建議 !

筆者: 洪菁黛律師 (律德法律事務所)

根據我國司法院揭露的一項數據【註一】 顯示 ：「

1. 自智慧財產法院自97年7月1日成立至99年9月30日止，該院判決之民事專利侵權第一審事件155件（涉外事件20件，約占12.9％），民事專利侵權第二審事件92件（涉外事件14件，約占15.21％），總計247件（涉外事件合計34件，約占13.77％），其中提出智慧財產權有效性抗辯者141件，經該院審判後認智慧財產權利有效性抗辯（IPR Validity Defense）成立，即權利有得撤銷、廢止之原因者為60件，比率為42.55％。



2. 又查被認定無效之專利權中，屬發明專利（Invention patents）者占30.36％、屬新型專利（Utility model patents）者占55.26％、屬新式樣專利（Design patents）者占11.11％，亦即，以新型專利權被該院認定為無效者占半數以上，此係因係我國專利法規定，新型專利申請案僅需通過經濟部智慧財產局的形式審查，即可取得專利證書所致。」 等節。


從這項數據顯示，一般智財權利人提起智財侵權訴訟，遭到對造質疑有效性抗辯成立之機率高達42.55％，其中新型專利權遭法院認定為無效之機率占半數以上。因此，專利權人在提出訴訟前自應就專利之有效性及可能遭質疑的抗辯作準備，以免提出訴訟反而其專利有效性遭到質疑。


又倘若專利權人之專利權遭撤銷確定者，按我國專利法第73條第2 項、第108 條之規定，專利權之效力，雖視為自始即不存在；但按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨揭明：「爭專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是被授權人給付授權金與授權人所提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然兩造事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘被授權人所支付之授權金與 授權人提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之內容，自難謂授權人受領授權金獲有不當得利。」等節，是以，專利權人若非於專利權被撤銷之原因中有可歸責己之因素外，其收受權利金之行為自不應構成不當得利。


筆者建議授權人如能於授權契約載入二個條文:
1. 被授權人不得或使第三人挑戰授權人之智慧財產權 (請洽本所律師) 。

2. 若智慧財產權經主管機關撤銷確定，被授權人..... (請洽本所律師) 。


【註一】司法院就「99年11月5日台歐盟經貿諮商智慧財產權工作小組視訊會議（EU-Taiwan IPR Working Group Videoconference of 5 November 2010）」回覆歐方指摘
www.judicial.gov.tw/work/work12/台歐盟會議之回應歐方指摘 .doc

現行商標法57條第1 項第2 款與同法第57條第4 項之規定在適用上之新舊法律見解。

筆者以【智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決】及民國99年5月21日【司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號】研討結論為例，以圖示分別說明現行商標法57條第1 項第2 款，與同法第57條第4 項之規定在適用上之新舊見解。

您的專利權被撤銷後，基於授權契約所收取之權利金是否構成不當得利而應退還?

By 洪菁黛律師

【案例】甲公司擁有A新型專利技術，授權乙公司實施製造專利商品，雙方並明確約定乙方應按銷售量給付一定比例之授權金。其後，A新型專利權因被第三人舉發而被撤銷確定，乙公司可否依不當得利之規定請求甲公司返還其已給付之授權金?


【解答】

一、 按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨明揭：「

1.新型專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在，專利法第73條第2 項、第108 條固分別定有明文。然反面解釋，則為新型專利權未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效，是新型專利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該新型專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，該被授權人行使權利或履行義務，均不合誠信原則甚明。


2.系爭專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是被授權人給付授權金與授權人所提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然兩造事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘被授權人所支付之授權金與 授權人提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之內容，自難謂授權人受領授權金獲有不當得利。準此，授權人本於授權契約而請求被授權人給付授權金，被授權人確係因使用授權人提供之技術而獲有利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響兩造間授權契約之效力，且被授權人於交付授權金予授權人時，授權人將當時有效之專利技術及專利權授予被授權人使用完畢，完成對待給付，是授權人受領授權金有法律上之原因。」等語。

二、是按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨稽之，甲公司之A新型專利權雖因遭第三人舉發而被撤銷確定，但乙公司依據系爭專利授權契約之內容，在系爭專利未撤銷確定前，實施系爭專利以製造與銷售專利產品，依約即有給付權利金予甲公司之義務，蓋乙公司已因實施系爭專利權製造與銷售產品，而取得營業利益在前，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，其與無償實施專利權人提供之技術無異，致權利與授權金給付義務不對等之情事，乙公司應不得依不當得利請求甲公司返還已給付之授權金。


特別敘明，該民事判決為第一審判決，仍得上訴。

Oops ! 我的註冊商標被廢止了…

~ 淺論現行商標法57條第1 項第2 款與同法第57條第4 項之規定

筆者 洪菁黛律師 (律德法律事務所)

謝沛芬 (法務實習生)

一. 背景：

* 您知道嗎?您的註冊商標可能因無正當事由未使用達一定期間而遭商標專責機關廢止註冊嗎?

日前「台灣青啤」即因無正當理由未使用該註冊商標達三年以上，而遭致智慧財產局廢止該註冊商標，有最高行政法院100年度判字第996號判決可參。因此企業對於自己所註冊之商標，除應注意按時繳納維護年費外，尚應透過實際使用，使消費者將商標與商品或服務產生連結，才能使商標發揮一定的價值及功能。

* 現代的企業經營，莫不重視品牌行銷。如果品牌DNA係企業產品、服務之靈魂及精髓；那麼商標權則是將品牌具體化落實於法律層面保護的一種有效方式。

現代的企業經營，莫不重視品牌行銷。所謂品牌行銷是一種將消費者經驗、感覺及產品或服務進行聯結的一種過程；有效的創意行銷係將企業品牌的DNA，訴諸於消費者感官、情感或經驗，以取得認同及信賴的一種方法。優質的品牌不僅能改變消費者的使用習慣，甚進而引領趨勢潮流。

以蘋果電腦公司所帶動的風潮為例，Ipod 改變了消費者聆聽及取得音樂的習慣；Ipad 平板電腦改變了消費者的閱讀習慣，又結合了數個廠商所產製的智慧型手機不斷推陳出新，對於傳統的小筆電及個人電腦造成了極大的衝擊，為眾所週知之事實，無須冗言贅述。許多蘋果迷接受、並認同了蘋果這樣的品牌及創新的形象，進而改變了他們的消費及使用習慣，這是一個非常典型的案例。

如果品牌DNA係企業產品、服務之靈魂及精髓；那麼商標權則是將品牌具體化落實於法律層面保護的一種有效方式。所謂商標，按我國商標法第五條第之規定，是由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或聯合式所組成；它是一種標彰商品服務來源，並與他人之商品或服務相區別的企業識別標幟。因此，商標的註冊及使用，在品牌傳播的過程中，扮演著極度重要的角色。


* 商標ing ; 品牌Room -in。商標的價值，貴在使用。智慧財產權因持續地使用方能產生它的經濟價值。


品牌是一個動詞，而非名詞，品牌必須能彰顯它的永恆價值，同時亦須適應變化多端的環境及時代潮流而作改變；因此，在如此地意涵下，我國商標法第57條第1 項第2 款亦明文規定：商標權人如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止該商標之註冊。


是以，商標的價值，貴在使用。智慧財產權因持續地使用方能產生它的經濟價值。許多企業註冊了許多商標，但卻束之高閣，棄置不用，不但使智慧財產無法產生應有的經濟價值，反因須不斷地繳納智慧財產權的維護年費，而成為智慧負值。且商標權具有獨占排他之性質，他人與該商標權相衝突之權利，將因商標權人之權利獨佔，而無法進而提出申請，倘若商標權人就已註冊之商標棄置不用，反形成資源之浪費，並使商標失去依定之功能及價值。 因此，我國立法者，爰於商標法(本法)第57條第1 項第2 款，與同法第57條第3及4 項訂立相關規範， 明定我國智慧財產局應依職權或依申請，就商標權人未依法於一定期間內使用之註冊商標加以廢止。

* 如您的註冊商標遭他人以未使用達三年以上為由，而向智慧財產局申請廢止註冊時，您的舉證責任程度及範圍究竟為何?


吾人有疑義者為，倘若註冊商標當時指定使用於多項類別及多項商品 或服務，惟該註冊商標未使用之情形，僅於部分指定之商品或服務存在時，商標專用權人之舉證責任及程度究竟為何? 又智慧財產局之審查及准駁是否係受舉發人所主張之範圍所限? 抑或應依職權進行所有指定商品或服務之商標使用情形等事項之調查? 又智慧財產局之得廢止之範圍為何? 是整個商標之註冊登記? 或是僅就該部分之商品或服務廢止其註冊？



二、筆者以【智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決】為例，並提出民國99年5月21日【司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號】研討結論，分別說明現行商標法57條第1 項第2 款，與同法第57條第4 項之規定在適用上之新舊見解。


(一)首先敘明我國目前現行商標法57條第1 項第2 款與同法第57條第4 項之規定：

本法第57條(節錄)

* 第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。 」

* 第4項規定：「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」

(二) 依過去實務見解，以【智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決】為例認為: 「商標法第57條第1 項第2 款，與同法第57條第4 項所規定之審查範圍不同，前者係指摘系爭商標全部未合法使用，後者則係指摘系爭商標部分未合法使用；在前者之情形，如商標權人已舉證證明有部分使用之事實，則被告即應駁回原告廢止之申請；反之在後者之情形，如原告申請時係主張第57條第4 項部分未使用，則被告即應一一舉證，由智慧財產局審酌該部分是否確實有使用，俾決定其申請廢止是否有理由。


由此判決可知，過去商標專責機關即智慧財產局得廢止註冊商標之範圍，將以舉發人主張廢止商標之範圍為「全部」或「部分」未合法使用為主，嗣依商標權人之舉證情形，由智慧財產局審酌該部分是否確實有使用，俾決定是否依申請廢止。亦即，在此見解下，商標法第57條第1 項第2 款與同法第57條第4 項之規定，猶同民事訴訟法上之訴訟標的，為不同之請求權基礎，智慧財產局僅依舉發人之主張為審酌。舉發人如主張商標法第57條第1 項第2 款，如商標權人已舉證證明有部分使用之事實，則智慧財產局即應駁回舉發人廢止之申請；反之在後者之情形，如舉發人申請時係主張第57條第4 項< 部分 >未使用，則商標權人即應一一舉證，由智慧財產局審酌該部分是否確實有使用，俾決定其申請廢止是否成立。


(三)、 然民國99年5月21日【司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號】，即採乙說之不同見解 ：

【案例】
某註冊商標指定使用之商品有十種，某甲以系爭商標註冊後無正當事由迄未使用已滿三年（未指明何種商品未使用系爭商標）為由，向經濟部智慧財產局申請廢止系爭商標之註冊。商標權人於審查中，提出其中一種指定商品之使用證據，是否已盡證明使用之責，應認申請廢止不成立？

【解析】
結論：採乙說。

甲說: 肯定說【與智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決見解相同】

乙說: 否定說。

1.商標法第 57 條第 4 項規定：「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」因此，同條第 1 項第 2 款規定所稱「未使用」註冊商標，係指未使用於其 所指定之 “ 各類 “商品或服務而言，換言之，只要有任何一種指定之商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。


2.本件商標權人僅提出其中一種指定商品之使用證據，其他指定商品之使用證據則未提出，自難謂已盡證明使用之責。智慧財產局應續令商標權人提出全部指定商品之使用證據，如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，即應依商標法第 57 條第 4 項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申請（廢止）不成立之審定。

是見，司法院於99年智慧財產法院法律座談會見解，對於57條第1 項第 2 款規定所稱「未使用」註冊商標，明載係指未使用於其所指定之 “ 各類 “商品或服務而言，換言之，只要有任何一種指定之商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。因此，無論舉發人係主張57條第1 項第 2 款或商標法第 57 條 第 4 項規定，智慧財產局均應依職權續令商標權人提出全部指定商品之使用證據，如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，智慧財產局即應依商標法第 57 條第 4 項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申請（廢止）不成立之審定。

又，目前智財局對於此見解仍未統一提出相關配套措施，亦未明確公布有關採證之標準及原則。是以，在司法院在揭示這樣的審查原則後，智慧財產局如何在行政上進行審查，值得後續觀察。



三 、 這樣地變革，是優是劣，見仁見智，但無疑是宣告了商標專責機關依職權廢止註冊商標的時代來臨了。

過去，以【智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決】為例，專責之商標主管機關對於商標廢止程序之進行，主要係以當事人處分權主義為主，即專責之商標主管機關係在舉發人所主張之請求權基礎下進行審酌，並且是商品及服務之類別為主。因此，商標權人之舉證責任，將依舉發人係主張57條第1 項第 2 款 或商標法第 57 條 第 4 項之規定而有所不同。舉發人如主張前者，而請求廢止整個註冊商標，若商標人提出部分商品之使用證據，即得排除其請求，而專責之商標主管機關即應為駁回廢止申請之處分；但在後者，則商標權人即應一一舉證，由智慧財產局審酌該部分是否確實有使用，俾決定其申請廢止是否有理由。

但於現在司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號採乙說之見解下，智慧財產局應依職權調查全部指定商品之使用證據，不論舉發人主張為商標法第57條第1 項第 2 款 或商標法第 57 條第 4 項之規定。如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，智慧財產局即應依商標法第 57 條第 4 項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申請（廢止）不成立之審定。

在該變革見解之下，無疑是加重商標權人使用證明之舉證責任。不少見解認為雖然加重商標權人之舉證責任及主管機關之審查責任，但由於商標異議 (參商標法第47條) 及評定程序均準用此項商標廢止註冊之規定，亦有最高行政法院99年度判字第1380號之判決可參，應有助於商標或服務類似之概念及認定之釐清。


四、但筆者對於此項變革，持較保留之看法。蓋得為商標評定無效及異議撤銷之事由，誠與主張商標有57條第1 項第 2 款或商標法第 57 條 第 4 項規定因無正當事由迄未使用已滿三年之廢止事由，在性質上有所不同。

基本上，商標評定無效及異議事由係以商標法第23 條為核心，該等事由基本上是屬不得申請商標註冊之事由，因具公益性質，故主管機關得依職權進行審查，概念及實務上加重商標申請人或商標權人之舉證責任，並無不妥。

然57條第1 項第 2 款，或商標法第 57 條 第 4 項規定是針對已註冊之商標權因無正當理由未使用達一定期間為由，而得廢止。此項已註冊之商標，僅因商標權人未使用達一定期間而終止，是否如同商標法第二十三條之規定，具公益性質較濃厚之撤銷、核駁及無效理由，並非無疑。

蓋如前所述，商標使用與品牌之傳播活動密不可分，品牌及商標之佈局通常為企業市場佈局之一部。企業通常依其近程、中程及遠程之規劃時程，而決定商標之使用方式及內容；因此，為避免他人，尤其係競爭對手，就其自身企業之核心商品及服務搶先註冊，而有搭便車之嫌，不少企業儘可能依其市場佈局之規劃而註冊商標。因此，實際上商標的使用時程，通常視商標權人之計劃而定，該部分並不具備濃厚之公益性質；因此，倘若我國商標法在立法設計、行政審查或司法審理上，加重商標權人之舉證責任，無異係鼓勵競爭對手得為打擊他方企業經營之目的，恣意檢舉他方有註冊商標未經合法使用而有應廢止之事由，但自身無需或僅需負擔輕微之舉證責任；惟商標權人反而應該負擔較重之舉證責任，誠非事理之評。此亦與我訴訟之舉證責任，原則上，應由主張或請求權利或撤銷權利之人負擔舉證責任之立法概念相違。未來,期待在立法設計上,行政審查或司法審理上,能適當地將舉證責任合理分配於兩造,以符合公平原則,並兼顧商標權之功能及價值的發揮。




五、結論：

如上述，因目前智財局對於99年智財法院法律座談會之見解仍未統一提出相關配套措施，亦未明確公布有關採證之標準及原則，因此，本文認商標權人為以防萬一，現階段只能於被申請廢止時盡量提出所有商標之使用證據，即商標權人於取得註冊後，平時應小心保留所有商品之使用證據，以備不時之需，方為明智之舉，於統一見解尚不明之階段，實不應存有僅須提出其中幾種使用證據即可之僥倖心態。


參考資料:

1.最高行政法院100年度判字第996號判決。
2.智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決。
3.民國99年5月21日【司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號】研討結論。
4.最高行政法院99年度判字第1380號之判決。

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Jenny

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音樂取樣(Music Sampling)

音樂取樣(Music Sampling)

作者: 謝沛芬/律德法律事務所實習生/ 法律系三年級生
一、前言

在上這門課之前我對音樂取樣可說是一知半解，直到看了老師播放的影片“Copyright Criminals(版權罪犯)”才開始有進一步的認識，就音樂型態層面而言，甚而開始注意我們周遭生活上對音樂取樣的應用，例如：嘻哈饒舌音樂中音樂取樣的地位非凡、華語歌壇中也常取樣一些異元素加入歌中(如張震嶽之《我愛台妹》副歌取樣薩克斯風旋律、朱約信民國94至95年間的三張專輯利用音樂取樣幽默地嘲諷政治等)，人們對音樂取樣的需求越來越高，因為音樂取樣總能帶給大家舊事物變成新事物的新奇感受，而影片中也描述音樂取樣是個隨著科技發達而漸臻成熟的拼貼文化，的確，數位化使音樂取樣更為簡便，並且使大量的數位音樂取樣變得輕而易舉。

在人們對音樂取樣有某種程度的需求時，再加以數位時代使一切都變為極為簡便，此時，那些作品被當作素材拼貼取樣的著作權利人也想捍衛自己的權利，因此產生了許多爭議問題，而此即本文主要探討之內容，以期尋求可能較為可行的解決方法。

二、何謂音樂取樣(Music Sampling)？

(一)定義：

˙是製作唱片時錄音者所利用之一種步驟：將某一段聲音從其原本之脈絡抽取出，然後用於新的脈絡之下。若係利用科技進行上述步驟之錄製、儲存、重製時則又可稱之為「數位取樣(Digital Sampling)」。(Fitzgerald and O’Brien, 2005)

˙音樂取樣的過程係藉由分析不同聲音之聲波格式，然後將其轉換為精確的數字形式，再將所得之資訊編碼輸入數位合成器，音樂製作人再利用此些聲音樣本進行所需行為(例如改變音高、音速、音調等)。(註1)(Weiler, 2002)

由上述定義可知，取樣需要先對原有作品進行錄音(即重製)，儲存後再注入己身創意而加以改變作品內容，即取材自他首音樂截取後重新組裝拼貼。

(二)音樂取樣v.s Mashups(混搭) (註2)v.s翻唱v.s抄襲 用語之迷思

我們現一般稱的「Mashups」一詞主要係來自嘻哈音樂混合兩首以上歌曲部分以組成一首新曲之作法，亦即所謂「音樂取樣」，而Mashups現指混搭(即重新混合不同事物)，故範圍較廣，亦包含各種不同類型之混搭；而「翻唱」現今則大多指將他人創作之歌曲或許有改詞抑或完全沒改變而重新加以詮釋唱出之型態，惟基於對翻唱之不同的理解，許多人似漸認翻唱已非模仿而是對原唱者的一種挑戰以及致敬。

又，於日常生活中常聞雙方相互爭執是否「抄襲」著作之問題，而通常此係指構成著作權法上重製權或改作權侵害之行為，惟其亦非著作權法上之用語。

綜上，類似於混搭或翻唱等作音樂之行為型態用語混亂不一，且大多均非法律上用語，故於此應著重在究竟該行為是否侵害著作權而非拘泥於文字用語。


三、音樂取樣之相關著作權規範

(一)著作權保護的對象

依本法第3條第1項第1款對「著作」之定義及第9條可知受著作權保護之要件有以下四點：

1、具原創性
2、具客觀化形式
3、屬「文學、科學、藝術或其他學術範圍」之創作
4、非本法第9條之不受保護之著作

(二)音樂取樣可能涉及的著作種類

1、音樂著作 (本法第5條第1項第2款)：
音樂著作係指以聲音或旋律加以表現思想感情之著作，包含樂曲、樂譜、歌詞及其相互結合之型態。而音樂取樣係取樣後而創造出的新音樂自當屬之。

2、錄音著作 (本法第5條第1項第8款)：
錄音著作係指藉機械或設備表現系列聲音因而能附著於任何媒介物之著作(如錄音帶、CD等)，而重點在於錄音時是否已有錄音之原創性。音樂取樣後新完成的後創作應不免涉及此類著作，取樣後之拼貼組裝及混音調整等均有賴於設備始得完成，而不論是附著於MP3抑或CD等媒介物均應屬之 。(註3)

須特別說明者為一著作若為音樂著作，則通常亦會涉及錄音著作之部分，惟二者係不同種類之著作，例如錄成CD之音樂屬錄音著作，而當中的音樂又另會有歌詞或歌曲音樂著作權人，可知一首歌曲之錄音著作權人與歌詞或歌曲等著作權人不一定相同，亦通常不同。

3、衍生著作：
依本法第6條，衍生著作乃「就原著作改作之創作」，配合第3條第1項第11款可知即：將既有著作以翻譯、編曲、改寫等方式，另行添加創意，並且須其加入之創意心力達一定創作高度，而進行改作所得之作品。而著作權法賦予衍生著作一個獨立的著作權，與原著作的著作權是同時存在的(該條第1項及第2項) (註4) 。

衍生著作之主要特徵為自衍生著作中得推知原著作之存在，而音樂取樣係取樣(通常大量)自數個音樂，再以此些樣本拼貼創玩成一個新的作品，雖可能因創作人改變原有音樂要素或混合後致不易發見原著作存在，惟通常仍會感受到原著作之影子，此時這個新的作品即屬衍生著作，而取樣之數個音樂即皆為衍生著作之原著作。

4、編輯著作？
依本法第7條，編輯著作須「就資料之選擇及編排具有創作性」始屬之，即：若將既有資料(不論是否受著作權法保護)，透過己身創意加以「選擇」與「編排」，就選擇編排之成果會受著作權法保護而成為一個獨立的編輯著作。

就音樂取樣而言，雖看似符合上述，依他人既有音樂而透過創意加以選擇編排，惟音樂取樣並非僅著重於資料(既有音樂)的單純布局編排，通常必會將取樣之音樂調整音高、節奏等，而甚至最後產生之成果會使人不易發見是原曲之部分，因此，音樂取樣不若雜誌、法典等典型編輯著作般，具有將著作未經修改的整體形式與其他各自獨立之著作權彙編成一集合整體之特色，故不屬之。

(三)小結：
音樂取樣作品係以被取樣之原創作衍生而稱之後創作，屬衍生著作，而衍生著作對原著作之著作權不生影響。又就內容而言自屬音樂著作，而亦屬藉機械設備表現因而能附著媒介物之錄音著作，此些著作均屬著作權保護之對象。


四、音樂取樣之著作權侵害問題

一般而言音樂取樣主要涉及的問題爭議，就侵害著作財產權部分而言，即為音樂著作與錄音著作之重製問題，由影片“Copyright Criminals”中亦可知此為一般面對音樂取樣之著作權爭議主要探討的部分，又，對於取樣素材內容的改變也可能侵害著作人格權，以下分述之：

(一)著作人格權─ 音樂取樣是否違反同一性保持權(本法第17條)？

依該條規定，須改變原著作之行為「致損害其(著作人)名譽」始符之，音樂取樣的創作型態本身即奠基在不斷地取樣截取片段，並且不斷地調整改變原著作之方式上，當然會有該條是否違反之疑慮，故此時是否「致損害名譽」即成為重點，本文認若後著作與原著作之關係涉政治立場之相反、意識形態的不同(註5) 等 或許可認違反之，惟若僅係音樂風格之差異應不屬之。

(二)著作財產權

於此本文著重在音樂取樣此一行為態樣所侵害著作權之問題，特別針對音樂取樣最直接會侵害原著作權利人之重製權以及改作權加以說明，至於後創作人後續係如何傳送散播等，可能因此侵害原著作權人之公開演出權或公開傳輸權等，於此不贅述。

1、重製權 (本法第22條，第3條第1項第5款)

本法所指之「重製」係對既有著作「重複製作」，包括印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄，或在劇本、音樂等著作演出、播送時予以錄音或錄影，及依建築設計圖或建築模型建造建築物等重製行為，不論暫時性重製或永久性重製，皆屬重製範圍(本法第3條1項5款)。具備「有形性」、「固定性」(一定時間的衡定和永久)、「可理解性」(得直接經由機器或機械感知、重製或傳播)，才是本法所欲規範之重製 (註6)。

而音樂取樣過程因需將原著作轉為資訊碼，故需要先對原有作品進行錄音並儲存。該錄音儲存所得者為具備「有形性」、「固定性」、「可理解性」之重複製作，屬重製態樣之一。故音樂取樣可能侵害原權利人之重製權。

2、改作權 (本法第28條，第3條第1項第11款)

前已論及音樂取樣所產生者為就原著作改作之創作，即「衍生著作」。雖衍生著作是以獨立之著作保護(本法第6條1項)，但本法第6條2項規定：「衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響。」。簡言之，對衍生著作之保護，並不使衍生著作對於原著作之侵害不具違法性。

故音樂取樣於將數個音樂樣本拼貼調整時，仍是有侵害改作權之可能，而受本法之規範。


五、音樂取樣究竟是否為抄襲？─ 音樂取樣與合理使用

思考之邏輯至此，我們已確定了音樂取樣之行為涉及了哪些著作權之權利內容，而於未經同意或授權 (註7) 之情形下若侵犯了此些權利，於現行著作權法下，除非利用人符合合理使用(本法第44條至第63條以及第65條第2項係概括合理使用之規定 ) (註8)之要件，否則即成立侵權。

合理使用(Fair use)是一種對著作財產權之限制，即若於符合合理使用之情形下，利用人不須取得著作權人之授權便可於一定範圍內使用他人著作。

(一)合理使用判斷標準

依本法第65條第2項概括合理使用之規定可知合理使用之判斷標準有四：

1、利用之目的及性質
2、著作之性質
3、所利用之質量及其於整個著作所佔之比例
4、對著作潛在市場與現在價值之影響

(二)音樂取樣是否得落入合理使用之規定範圍？

1、利用之目的及性質：
此款可由是否具營利性及是否具教育性抑或商業性之角度判斷，而所謂商業目的非以獲取利潤為必要，若可減免購買之花費者亦屬之。音樂取樣若被認定為商業性者大多難逃不合於合理使用之命運，而美國判決於此亦有謂音樂取樣實際上係一種「轉化利用」而認定為合於合理使用，即其不以是否為商業目的而為考量點。

2、著作之性質：
所謂的著作性質係指被利用著作之性質而言，一般而言，創作性越高之著作應給予較高度之保護。

3、所利用之質量及其於整個著作所佔之比例：
音樂取樣創作人主要大多依靠本法第65條第2項第3款 (註9)來主張所利用原著作之部分很微量，的確，就音樂取樣整個行為特性而言，創作人往往大量的取樣他人音樂，但每一個音樂從中截取的卻往往僅是極少部分(有的僅為幾小節，甚至幾個定點鼓音)，而由美國幾個音樂取樣及合理使用相關之判決可知音樂取樣是否能適用微量原則，美國法院有正反兩說：
Bridgeport案 (註10) 第六巡迴上訴法院：持反面說(三個音符兩秒調降音高使用五次)
Newton案 (註11) 第九巡迴上訴法院：持正面說(三個音符加上一背景音符)


4、對著作潛在市場與現在價值之影響：
若影響較大者較不易成立合理使用，如著作已絕版相較於易於消費市場取得者，前者較易主張合理使用。而音樂取樣於本款亦須考慮的點有後創作可能反而為原著帶來宣傳效果。

(三)小結：

就現行著作權法之合理使用之規定觀之，判斷上具高度不確定性，如此使利用人或欲利用之人無法明確知道自己的利用行為究竟得否因合理使用予以免責，一旦被認定無法落入合理使用範圍內將陷入高額授權金的漩渦中，故有面對潛在訴訟的可能，抑或就此放棄創作這條路。

六、音樂取樣之爭議問題 及 現有之因應解決方法

(一)音樂取樣之爭議問題

基本上音樂取樣而產生的新創作通常投注了不亞於被其取樣之原著作的創意及心力，故當然屬著作權保護之對象，惟因其「站在巨人肩膀上」利用之特性以及音樂取樣之取樣對象往往非常片段瑣碎卻來源十分大量，於著作權法的框架下「使用者須付費」的概念下，自然因此造成落實上的困難以及備受質疑挑戰，畢竟實際上要求財力、資訊交涉力通常薄弱的音樂取樣創作人一一向原著作權人取得授權及同意實難想像，縱一一取得後創作人往往也會因此打退堂鼓，如此則會不符著作權法當初為調和社會公益及促進國家文化發展之制定目的(本法第1條)，因此可知：授權成本量大費時費力會衍生出利益衡量 (著作權保護v.s創作自由) 之問題， 究竟在保護原著作權人的同時，是否可容許因此犧牲掉文化創意的發展？

此是個難題，畢竟我們絕不希望創意的無限空間被法令限縮的無處可發揮，惟原著作權人的權利亦須受保護，不能使他人無限制的利用卻未給予回饋代價。於此本文認為現行著作權法似乎較為偏廢著作權人之權利保護，而往往未考慮到創意的萌芽實需後續良好的環境才能日臻發展，故本文傾向既囿於現行法體系下似無法得出根本之解決方法，欲使行為落入合理使用又具高度不確定性，則應思考由其他方式使音樂取樣得以居於較彈性的空間，提供在(創作人)全有及(利用人)全無之間有第三種選擇。

(二)現有之因應解決方法

現我國著作權數位產業市場授權管道主要可區分為兩大類 (註 12)：

1、經由「集體管理」之授權管道：著作權仲介團體

目前依我國法制所能供他人授權之管道係以「著作權仲介團體」為主，現真對音樂著作之授權的仲介團體有三家(MCAT、MÜST、TMCS)，惟其現被詬病點為授權彈性較低、管理類別僅集中於部分著作等，因此，鑑於我國目前著作權仲介團體運作現況無法適當滿足需求，新興的授權模式及其他機制應運而生(如以下)。

2、非經集體管理之授權管道：

(1)創用CC(Creative Commons)：台灣創用CC計畫(Creative Commons Taiwan) (註13)
創用CC係基於一種「保留部分權利」之概念，以取代現行著作權法預設著作權人皆會「保留所有權利」之規範模式，以期解決空有創作力之利用者卻利用不易的窘境，而秉持著善意分享的概念，CC透過四大授權要素的排列組合，提供了六種便利使用的公眾授權條款，每個創作者透過此種標示清楚告訴利用者使用界線為何，是一種善意換取善意的循環。

而六種核心授權條款之外，就本文討論的音樂取樣而言涉及CC的「取樣授權」，惟2007年CC將一系列取樣授權條款中的「取樣授權」(Sampling)淘汰，原因是採用之比例低，以及一系列取樣授權條款的其他兩種授權條款─「特別取樣」(Sampling Plus)和「非商業性特別取樣」(Noncommercial Sampling Plus)允許之範圍更廣(非商業性的利用，但取樣授權只允許重混)，故予以淘汰。

現今越來越多音樂平台抑或部落客等私人使用創用CC的授權條款(註14) ，並且越來越多音樂人願意採用創用CC授權而釋出音樂(如朱約信發行的唱片)，此機制使授權明確化，又得以使創作進入公共財的領域，其重要性日益顯見。

(2)素材平台

不論是我國經濟部2003年開始積極推動「數位內容交易平台TUV計畫」(文字圖片、音樂素材、影片素材) (Text、mUsic、Video)(註15) ，或是現網路上有許多通常為私人建置之素材平台提供素材供人取用，通常此種平台僅要求取用者須標明出處，抑或是音樂產業提供的單曲小額付費之音樂交易等，均顯見大眾對於此部分的需求。


八、結論

在現行著作權法全有全無的概念下，使得著作權人將權利一把抓、使用人空有創造力卻無良好管道得以利用，但即便是著作權人亦非全部都樂見如此，畢竟，許多時候創作的來源總不免奠基或發想於前人先輩的創作，再者，音樂取樣而衍生之後創作有時反而會使原創作因此被更多人聽見發掘，而達到出乎意料的極佳宣傳原著作之效果，因此並非著作被取樣就一定是對原著作權人之侵害，又，現行著作權法本身於第1條便開宗明義訂出的「調和社會公益」及「促進國家文化發展」之制定目的現在看來卻反而會因條文內容及實行上之問題限制住。

因此本文認為根本之道是由條文下手，因就現行法下只要不能落入合理使用之範圍內，音樂取樣之創作人想要從事此創作模式就必須得已授權之途徑解決，但如此大量的取樣自各個音樂之行為想要完全落入合理使用又限制重重，因此，於現狀下，各方產業努力找尋著作權保護全有全無外之另外的道路，其中本文非常期待創用CC未來的發展，因其立意良善並且使授權範圍變得十分簡顯，越多的產業及私人加入，所建置出的資訊流通的資料庫就越健全，惟或許就是因其係以善意換取善意的角度出發而非強制，因此其仍有欠缺不足處。

而本文亦認或許解決音樂取樣之爭議問題可從「經濟層面」出發，畢竟「動機」是決定行為的最大要素，試想之，權利人大多會不滿的原因不外乎取樣創作文化人取樣了他的著作，但他卻一點好處也沒有(不論是指授權金，抑或是來源之標明)，因此，音樂產業於建置各種音樂平台、創造各種交易模式的同時，或許可強制取樣創作人凡是有於該平台取樣音樂素材者均須加入平台行列，同樣成為被取樣的對象，而被取樣之著作權人之得利或許可依其作品於該平台被取樣的質與量來計算，於此得使權利人既有名亦有利，惟，真正實作後或許又有其他問題產生(例如究竟如何控制加入平台的著作權利人，若亦為善意換取善意則再度落入與創用CC相同之問題等等)。

總之，本文認為著作權法應持持平之態度對待著作權人以及利用人，不應偏費任何一方，而文化創意的發展既為大家肯認之重要目的(由本法第1條特制訂之便可知)，就應隨時於修法時抑或思考解決辦法時將此原則放在心中，以期為著作權利人與著作使用人創造雙贏局面。


註解:

(註1) 定義取自：黃曉葳〈部落格影音混搭著作權問題及因應之研究〉，國立政治大學智慧財產權研究所碩士論文，頁86

(註2) 同註1，謂Mashups一詞中文譯名尚未統一，故作者將之暫稱為「混搭」Mashups一詞係發源於饒舌嘻哈音樂之音樂取樣

(註3) 例如：“Copyright Criminals”中四處取樣截取音樂後新創作出的全新大碟(此時CD是媒介物)

(註4) 又須特別說明者為依該條第2項可知理論上每一衍生著作均應得原著作權人同意使得利用，惟此舉會大幅限制其流通利用，故實務上運作皆於取得改作之授權時，同時將衍生著作為未來可能之利用方式也一併約定清楚。

(註5) 例如：明明原著作係反戰歌曲，卻被取樣至完成後整體意識均在強調贊成戰爭之歌曲等，即本文認此處應視是否違反原著作人之意思而判斷，惟僅係音樂風格不同應於顧及創作自由與音樂多元性之角度認不屬之。

(註6) 參考：蕭雄淋《著作權法論》 p150

(註7) 原則上受「授權利用原則」之拘束(本法第37條)

(註8) 於此須說明者為，依照本法第65條與本法第44至63條之規定可知，第65條適用上似變為合理使用之原則性規定，即使不符本法第44至63條之規定，但符第65條，即仍是合理使用

(註9) 該款內容相當於美國之「微量原則」(the de minimis doctrine)，為實質相似性之一環

(註10) 參考原文資料自行翻譯 http://en.wikipedia.org/wiki/Bridgeport_Music,_Inc._v._Dimension_Films

(註11) 參考：黃曉葳〈部落格影音混搭著作權問題及因應之研究〉，國立政治大學智慧財產權研究所碩士論文，頁90 (一)

(註12)分類係參考：林之崴〈我國著作權集體管理機制現況及趨勢之研究〉國立政治大學智慧財產權研究所碩士論文，目錄頁標題貳下之子標題二

(註13)參考：台灣創用CC網站 http://creativecommons.tw/explore

(註14)如ccMixter：訪客可在網站上欣賞、取樣、混搭或進行其他音樂互動 http://ccmixter.org/
http://www.mvtc.com.tw/cc.php 此網頁頁面羅列出三個外國創用CC授權音樂網站可供參考

(註15)資料來源：經濟部技術處
http://innovation2.tdp.org.tw/content/application/tdp_itdap/cnt.class/index.php?grpid=5&vroot=&cntgrp_ordinal=000400010003&cnt_id=146#

美國最高法院關於專利權歸屬(ownership)的最新判決

美國最高法院關於專利權歸屬(ownership)的最新判決

作者:
江尚正 專利顧問
Johnson Chiang
美國加州律師、美國專利考試及格，
現任職於立基智權有限公司 及
律德法律事務所合作專利顧問

案件名: Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 563 U.S. __ (2011).



判決日: 2011/6/6



案件簡介:

本案是一件專利訴訟，系爭專利有關於愛滋病的測試方法。原告史丹佛大學為名義上的專利權人，被告則是羅氏藥廠。兩造雙方在訴訟中皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。



事實摘要:

系爭專利的發明人Holodniy博士在1988年成為史丹佛大學的研究員，在一份簡稱為CPA的契約中，Holodniy博士允諾日後會將職務相關的發明轉讓給史丹佛(契約中用字為"agree[d] to assign")。之後，Holodniy博士被其主管派遣至Cetus公司進行研究，並簽署了一份簡稱為VCA的契約，將與研究相關的發明直接轉讓給Cetus公司(契約中用字為"do[es] hereby assign")。

完成研究後，Holodniy博士回到史丹佛任職，申請了系爭專利，並將專利權轉讓給史丹佛。

羅氏藥廠在1991年收購了Cetus公司的部份資產，包括與前述VCA契約相關的智財權，之後並開始在全世界販售愛滋病測試設備，由於該設備使用了系爭專利所主張的技術，史丹佛決定在美國控告羅氏藥廠專利侵權。



案件爭點:

在訴訟中，原告及被告皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。

史丹佛大學認為: 其使用美國聯邦政府所贊助的經費來供Holodniy博士進行研究，故美國專利法第202條(a)款自動讓史丹佛大學成為系爭專利的所有權人。

羅氏藥廠則認為: Holodniy博士在CPA契約中僅允諾未來會將專利權轉讓給史丹佛大學(但沒有在簽CPA契約的當下直接轉讓專利權)，而Holodniy博士在簽訂VCA契約時是直接把權利轉讓給Cetus公司，故Cetus公司(亦即其權利繼受人羅氏藥廠)至少可算是系爭專利的共有人(co-owner)。由於專利訴訟的提起必須經過每一位專利共有人的同意，而羅氏藥廠並不同意提起此一訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格(standing)的要求，因此，本案應不予受理(dismiss)。



相關法條:

美國專利法第202條(a)款規定: 若受美國聯邦政府所補助的研發單位滿足某些特定要求，該單位將可保留專利權(而不必將專利權轉讓給美國政府)。

(法條原文: Federal contractors may "elect to retain title to any subject invention.")



法院判決:

美國最高法院以7票對2票的比數，判定史丹佛大學敗訴，並作出以下說明:

原則上，專利權最初都是屬於發明人的，只有當發明人有透過白紙黑字(例如雇傭契約)的方式轉讓專利權時，他人(例如發明人的雇主)才會取得專利權。聯邦巡迴上訴法院認為，雖然在CPA契約下，Holodniy博士有將智財權轉讓給史丹佛大學的義務，但CPA契約並未直接將Holodniy博士的權利轉讓給史丹佛，故在與Cetus公司簽屬VCA契約時，Holodniy博士依舊保有他的權利。而VCA是個直接轉讓的契約，故Cetus公司直接透過VCA契約取得了Holodniy博士的智財權。(由於這議題並非上訴爭點，故最高法院拒絕對此議題評論。)

美國專利法第202條(a)款只會讓受美國聯邦政府所補助的研發單位"保留"專利權，但不會讓該單位"取得"專利權。換句話說，該單位須先從發明人手上取得專利權，才有辦法將之保留。雖然史丹佛大學在本案中確實是"受美國聯邦政府所補助的研發單位"，也滿足了202條(a)款相關的要求，但由於史丹佛並未透過CPA契約取得Holodniy博士的智財權，故也並沒有可以依專利法第202條(a)款"保留"下來的權利。

羅氏藥廠至少是專利的共有人，且不同意提起此一訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格(standing)的要求，因此，本案應不予受理(dismiss)。



相關知識:

美國專利法第261條規定: 若專利權人先後將專利權轉讓給兩位不同的受讓人，而第二位受讓人不知道專利權已被轉讓給第一位受讓人的事實，且第二位受讓人支付了適當的對價，則專利權將歸屬於第二位受讓人。為保護自己的權益，第一位受讓人可在自己取得專利權之後的三個月內，或是在第二位受讓人取得專利權之前，向美國專利商標局登記專利權已轉讓給第一位受讓人的事實，則專利權將歸屬於第一位受讓人，第二位受讓人並無法取得專利權。

(法條原文: "An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.")

在本案中，Cetus公司是專利權的第一位受讓人，史丹佛大學是第二位受讓人，而由於Cetus公司(及繼受其權利的羅氏藥廠)並未於時限內向美國專利商標局登記專利權已轉讓給Cetus公司的事實，故在正常情形下，專利權應歸屬於第二位受讓人，亦即史丹佛大學。

然而，由於史丹佛的員工(Holodniy博士及他在學校的主管)都知道VCA契約的存在，這等同於史丹佛大學知道Holodniy博士將專利權轉讓給Cetus公司的事實，故專利法第261條"第二位受讓人不知道專利已被轉讓的事實"之條件並不成立，因此，在上訴中，聯邦巡迴上訴法院判定史丹佛大學不能援引專利法第261條而成為專利權的歸屬人。參見Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832 (Fed. Cir. 2009). (由於這議題並非上訴爭點，故最高法院並未對此議題評論。)



作者: 江尚正 (美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師，現任職於立基智權有限公司)



文章發表日: 2011/6/8

美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決

美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決

案件名: Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 563 U.S. ___ (2011).



判決日: 2011/5/31



案件事實:

專利權人SEB S.A.是法國的家用設施製造商，在1980年後期，SEB發明了一種不燙手的油炸鍋，並於1991年取得了美國專利。在1997年，SEB的美國競爭對手Sunbeam Products, Inc.委託香港公司Pentalpha Enterprises, Ltd.設計油炸鍋。Pentalpha在香港購買了SEB的油炸鍋，並直接拷貝了SEB的產品設計，而由於Pentalpha所購買的SEB油炸鍋並非銷售於美國市場，故其上並未帶有SEB的美國專利的相關標示。Pentalpha並委請律師進行自由使用權(Freedom-to-Operate)的分析，但並未告知律師，其產品直接拷貝了SEB油炸鍋的設計。由於律師並未檢索到SEB的美國專利，故最終出具了可自由使用的法律意見書。而Sunbeam則開始在美國販賣Pentalpha為其設計並製造的油炸鍋。

SEB先控告Sunbeam專利侵權，而取得了庭外和解。隨後，SEB再行控告Pentalpha，並提出兩點主張: (1)Pentalpha將油炸鍋賣給Sunbeam的銷售行為直接侵犯了SEB的專利；(2) Sunbeam轉售油炸鍋的行為直接侵犯了SEB的專利，而由於油炸鍋係由Pentalpha所供應，故

Pentalpha的行為還構成「誘使侵權」(inducing infringement)。下級法院同意SEB的主張，故判決Pentalpha敗訴。Pentalpha不認為自己有誘使侵權，因而上訴到美國最高法院。



相關法條:

美國專利法271條(b)款規定: 主動誘使他人侵犯專利權者，亦應負專利侵權之責任(“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”)。



法院判決:

美國最高法院以8票對1票的比數，裁定Pentalpha敗訴，並作出以下法律解釋:

1. 誘使侵權構成的要件，是誘使方必須「知悉」某一行為會構成專利侵權，卻仍誘使他人為之 ("induced infringement under §271(b) requires knowledge that the induced acts constitute patent infringement.")。

2. 「明知」(包括actual knowledge與constructive knowledge)及「刻意視而不見」("willful blindness")皆可滿足「知悉」(knowledge)這個法律要件。換句話說，只要誘使方對被誘使方的侵權事實刻意視而不見，則誘使方的行為就可能構成誘使侵權。

3. 刻意視而不見("willful blindness")有兩個要件，一是誘使方主觀地相信侵權的事實很可能存在，二是誘使方故意避免獲悉侵權的事實("(1) the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists and (2) the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact.")。

而基於以下事實，最高法院判定Pentalpha的行為的確構成誘使侵權:

1. 在幫Sunbeam設計油炸鍋時，Pentalpha搜集了大量的美國市場訊息，並知道SEB深受市場歡迎的油炸鍋應是採用了新穎的技術。由此可推論出: Pentalpha知道侵權事實很可能存在。

2. Pentalpha的總裁是數件的美國專利的發明人，他知道在美國以外市場販賣的產品，通常不會標示有美國專利的字樣。雖然Pentalpha知道其所拷貝的油炸鍋是SEB特別為美國市場所設計的，但卻刻意購買了SEB在香港所販賣的油炸鍋來拷貝設計。另外，在委請律師提供可自由使用的法律意見書時，Pentalpha並未告知律師其所設計製造的油炸鍋根本直接拷貝了SEB的設計。由此可推論出: Pentalpha刻意避免獲悉侵權事實。



相關知識:

在美國，專利侵權分為直接侵權(direct infringement)與間接侵權(indirect infringement)兩種。間接侵權更進一步分為誘使侵權(inducing infringement)與協助侵權(contributory infringement)兩種，只有在直接侵權人存在時，間接侵權人才會存在。

美國專利法271條(a)款禁止直接侵權的行為，若一個人的行為就滿足了專利法的全要件原則，即可構成直接侵權。而若多個人的行為一起滿足了專利法的全要件原則，則只有在其中一者控制並指導(control and direct)其他共同侵權者的行為時，共同直接侵權(joint direct infringement)才會成立(註1)。

美國專利法271條(b)款禁止誘使侵權的行為，最高法院已在本案作出最新的解釋。

美國專利法271條(c)款禁止協助侵權的行為，舉個最簡單的例子: 當甲方使用乙方提供的元件A來製造侵權物，而元件A是侵權物的重要組件，且除了可用來製造侵權物以外，元件A並無其他用途，則除了甲方會是直接侵權者以外，乙方也有可能被判定為協助侵權者。

相似于誘使侵權，協助侵權亦有「知悉」這個法律要件，換句話說，前例中的乙方需知悉甲方直接侵權的事實。援引最高法院在本案的判決，亦即「刻意視而不見」可滿足「知悉」這個法律要件，在前例中，只要乙方主觀地相信甲方侵權的事實很可能存在，卻故意避免獲悉甲方侵權的事實，則乙方即有可能被判定為協助侵權者。



註1: 請參見BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).



作者: 江尚正 (美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師，現任職於立基智權有限公司)



文章發表日: 2011/6/1

中日專利關於單一性相關問題的簡析

中日專利關於單一性相關問題的簡析

作者: 施峰路



律德法律事務所合作中國專利顧問
日本: 蘆田・木村國際特許事務所( Ashida and Kimura Patent Firm- 專利事務所)專利代理人
http://www.leaderlawoffice.com/leader02.html#lawyerShow
http://www.akpat.com/aboutus_j.html

作為鄰邦，中國與日本的專利法之間有許多相似相同之處，但隨著近年來各國專利法的發展與修改，對於兩國專利申請人來說，需要注意的不同之處也越來越多。本文僅針對單一性相關問題，尤其是實務中處理問題進行簡要分析。

一：中日專利法中關於單一性的相關規定和審查方式

2007年4月1日，日本專利法中設計了關於變更發明的特別技術特徵（STF, special technical feature）的規定（第17條2第4項），適用對象為2007年4月1日之後的專利申請（含當日），相應的，審查基準中也新設了關於shift 修改的規定。

根據日本專利審查指南第I部第2章2.2，發明的單一性判斷是指2組以上的發明是否具有相同的或者相對應的特別技術特徵。這裏所指的“特別技術特徵”是指相對現有技術明示有貢獻的技術特徵。（參見日本專利法第37條以及實施細則第25條8第2項）

根據該規定，日本審查員只對符合單一性規定的權利要求進行實質審查。
例如，在下述例1的權利要求中，審查員認為A特徵被公開，而認定A+B為“特別技術特徵”的情況下，則審查員只對權利要求1-4進行實質審查；因為A+D和A+E的方案與A+B的方案不具有單一性，所以日本審查員並不審查權利要求5與6。

“特別技術特徵”，其中A特徵
１．Ａ＋Ｂ 在現有文獻中被公開
２．Ａ＋Ｂ＋Ｃ
３．Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
４．Ａ＋Ｂ＋Ｄ
５．Ａ＋Ｄ
６．Ａ＋Ｅ
（例1）

在權利要求1記載的發明不具有特別技術特徵的情況下，對於串列式從屬於權利要求1的發明的同一類的一系列權利要求來說，原則上也進行實質審查。即例2中，日本審查員仍將繼續實質審查權利要求2，4和7。


（例2）

在串列式從屬於權利要求1的一系列權利要求所涉及的發明中，如果某一從屬權利要求具有特別技術特徵的情況下，則審查員對所有從屬於該某一從屬權利要求的所有權利要求項都將進行實質審查。即，在權利要求2具有特別技術特徵的情況下，仍對權利要求2的所有權利要求進行實質審查。

（例3）

相比日本專利法，按照中國專利審查指南的規定，屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明在技術上必須相互關聯，這種相互關聯是以相同或者相應的特定技術特徵表示在它們的權利要求中的。日本專利法所定義的“特別技術特徵”與中國專利法中的“特定技術特徵”表面上來看具有相同的定義，其所指均為相對現有技術而言做出貢獻的技術特徵。然而，根據現行日本專利審查指南以及實踐中所遇到的實例※來看，日本專利法所定義的“特別技術特徵”更趨向于按照新穎性的標準來衡量的特徵，而中國專利法中的“特定技術特徵”雖然沒有明確說明，但往往與新穎性和創造性同時論述，其趨向于高於新穎性的標準，換句話說筆者認為是接近於創造性標準來衡量的特徵。

※（根據文獻[1]，該文中被調查的日本專利申請共49件，發現其中41件申請被認為不具備新穎性。其中，雖然不具備新穎性但是具有STF的申請有15件，這15件中均為權利要求2或之後的權利要求被認為具有STF（也就是說這15件的權利要求1均不具有STF）。另外，未通知不具有新穎性的8件申請均認為具有STF。在調查的申請中，被認為具有新穎性而不具有STF的申請件數為0。從這樣的角度來看，在日本的審查實務中，實際上可以認為“STF=新穎性”，大家的觀點普遍認為STF的審查標準與新穎性的審查標準相同。）

中國審查指南第二部分第6章中對於單一性審查作出了明確規定，但是並未對審查員的審查方式作出明確規定。一般來說，在上述例1的情況下，如果權利要求1，5和6均為獨立權利要求，則中國審查員同樣只審查權利要求1－4。在上述例2和例3的情況下，中國審查員的審查方式與日本有所差異，審查員在判斷權利要求1沒有新穎性或創造性後，原則上審查員可以暫時不考慮並列從屬於權利要求1的權利要求2和3之間的單一性問題，這是考慮到申請人可能會進一步修改權利要求的情況，因此中國審查員有可能會邀請申請人作出進一步修改後再重新進行新穎性和創造性審查；而另一方面如果審查員可以確認某個具有授權前景的從屬權利要求（例如權2）的情況下，也可以進一步進行檢索並且指出並列從屬權利要求之間的單一性問題。

二：中日專利法中關於單一性問題的修改方式
（1）日本
根據日本專利法第17條2第4項，申請人在收到拒絕理由通知書之後，禁止將審查物件變更為技術特徵不同的其他的發明（shift修改規定）。其判斷方式為：通過判斷<修改前的權利要求範圍中進行了新穎性、創造性等要件審查的所有發明>和<修改後的權利要求範圍中的所有發明>是否滿足單一性要件（即，是否具有相同或相應的特別技術特徵），來判斷修改方式是否為變更發明的特別技術特徵的修改。

（例4）

在例4中，如果A+B被認定為特別技術特徵的情況下，則修改後的權利要求1（A+B+E）則符合shift修改的規定，而權利要求2（A+E）則違反shift修改的規定，而不被審查。

如果修改前的權利要求1不具有特別技術特徵，且串列式從屬於權利要求1的同一類的一系列權利要求中，發現有具有特別技術特徵的發明的情況下（在例5中為權利要求3），在修改後的權利要求範圍中，審查員只對於包括有該修改前具有特別技術特徵的發明的權利要求3的同一類發明，進行全面審查。

例5

在修改前的審查中，如果串列式直接從屬於權利要求1的同一類的一系列權利要求中不存在具有特別技術特徵的發明時，原則上只將包括該修改前的一系列權利要求中最後一個權利要求（例6中為權3）的所有發明特定事項的一系列的修改後的權利要求，作為審查對象進行全面審查；否則因為違反第17條2第4項的規定而不進行審查。


例6
在例6的情況下，修改前的權利要求3不具有特別技術特徵，修改後的權利要求中只有權利要求1和3包括修改前權3的所有發明特定事項，所以審查員審查修改後的權利要求1和權利要求3。同時，在例6的情況下，如果審查員認為修改後的權利要求1也不具有特別技術特徵，那麼審查員只審查修改後的權利要求1和權利要求3。

在修改前的審查中，如果串列式直接從屬於權利要求1的同一類的一系列權利要求中，不存在具有特別技術特徵的發明的情況下，如果包括修改前的權利要求3的所有發明特定事項的修改後的權利要求1中存在具有特別技術特徵的發明時，則將包括該發明的所有發明特定事項的一類權利要求作為審查物件進行全面審查；否則因為違反第17條2第4項的規定而不進行審查。


例7

另外，根據日本審查指南的規定，在修改前的權利要求1不具有特別技術特徵的情況下，審查員在拒絕理由通知書中會暗示必須作為修改基礎的發明。

（2）中國
相比日本審查指南中關於單一性的修改方式的嚴格規定，從筆者角度看來中國審查指南的規定相對來說比較簡單。

在中國審查指南關於“答復審查意見通知書時的修改方式”中，明確指出禁止主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改後權利要求的主題。例如，一件有關自行車新式把手的發明專利申請，申請人在說明書中不僅描述了新式把手，而且還描述了其他部件，例如，自行車的車座等。經實質審查，權利要求限定的新式把手不具備創造性。在這種情況下，申請人作出主動修改，將權利要求限定為自行車車座。由於修改後的主題與原來要求保護的主題之間缺乏單一性，這種修改不予接受。該規定與日本的規定相同。

另外，中國審查指南中也指出，在刪除一項或多項權利要求，以克服原第一獨立權利要求和並列的獨立權利要求之間缺乏單一性，或者兩項權利要求具有相同的保護範圍而使權利要求書不簡要，或者權利要求未以說明書為依據等缺陷，這樣的修改不會超出原權利要求書和說明書記載的範圍，因此是允許的。

在中國審查指南中沒有明確列舉出上述例4－7的具體實例，但可以理解的是，在例4－7的情況下，符合中國專利法規定的修改方式要較為寬鬆，申請人可以在原權利要求1的基礎上根據說明書的記載而進行適當修改以克服新穎性或創造性問題，而不是必須按照權利要求3（例如，例7）的基礎來修改權利要求。

三：實務中的問題
（1）日本
根據文獻1，在新的日本審查標準下，出現了如下與審查標準不是嚴格相符的事例。
事例1：
《修改前》 括弧內為審查意見
權利要求1：A （不具有STF）
權利要求2：A+B（具有STF）
權利要求3：A+C （不作為審查對象）
權利要求4：A+D （不作為審查對象）
《修改後》
權利要求1：A +X（不作為審查對象）
權利要求2：A+X +B（不作為審查對象）
權利要求3：A+X +C （不作為審查對象）
權利要求4：A+X +D （不作為審查對象）

在事例1中，在第二次審查意見（駁回意見）中，修改後的所有權利要求被認為違反了偏移修改要件，不進行單一性之外的其他要件的審查。然而根據審查基準，修改前的權利要求範圍中最初記載的發明不具有特別技術特徵的情況下，修改前的權利要求中某一項權利要求N被認為具有特別技術特徵的情況下，修改後的同類權利要求如果包括該項權利要求N的所有發明特定事項的話，則作為審查物件進行全面檢查。在事例1中，雖然修改前權利要求1被認為不具有STF，但是修改前的權利要求2被認為具有STF，而且修改後的權利要求2包括修改前的權利要求2中的所有發明特定事項，因而，在事例1的情況下似乎日本審查員對shift修改的規定的把握也不是非常全面。

在文獻1所調查的49件申請中，如同事例1中的審查意見共有3件。這樣的情況的發生，一方面日本專利代理人認為這是因為改正後的審查基準的運用還在初期過程中，所以還存在以上事例1中的混亂的審查標準的情況，另一方面從申請人的角度，也應該進一步關注審查標準的細小變化和改動。

另外，根據日本審查指南，雖然違犯單一性，但在審查串列式的從屬權利要求的情況下，在最初的審查意見中需暗示作為修改基礎的發明。然而在調查的49件申請的最初的審查意見中，有28件申請的審查意見並未提供修改的暗示。

此外，由於審查員在最初的審查意見通知書中沒有指出具體STF，這時申請人所考慮的具有STF的修改與審查員認定的具有STF的修改不相同，可能導致申請人的權利要求修改違反了shift修改規定。例如，因為審查官在最初的審查意見通知書中未給出STF的意見，申請人認為從屬權利要求2的發明特定事項A+B是具有STF，因此按照A+B為基礎修改了權利要求。然而，實際上審查員認為從屬權利要求3所涉及的發明特定事項A+B+C具有STF的情況下，因此僅以A+B為基礎的權利要求修改會因為違反shift修改規定，而導致被審查員駁回。

另外，應注意的是，修改前的權利要求1如果被認為具有STF，則修改後的權利要求應具有與修改前的權利要求1相同或對應的STF。注意，也不是說修改後的權利要求必須包括修改前的權利要求1中的所有發明特定事項。舉例來說，如果權利要求1被認為具有STF，且權利要求1具有發明特定事項A+B+C+D，但實際上A+B+C就具有STF的話，那麼修改後的權利要求只需要包括發明特定事項A+B+C即可。從申請人的角度來說，如果審查員沒有明確指出STF的話，申請人對STF的判斷會比較困難。

（中國）
因為中國並沒有類似於日本的shift修改的規定，因此，在實務中關於單一性的問題相對也比較簡單。但是，在原權利要求中具有缺乏單一性的2套獨立權利要求的情況下，審查員有可能會明確指出第一套獨立權利要求將作為審查基礎，也有可能會暗示申請人可以在2套獨立權利要求中任意選擇一套。由於審查員傾向於只審查第一套獨立權利要求，因此，在答復審查意見時，如果想選擇第二套獨立權利要求，則事先與審查員進行溝通為好。

四：總結
由於中日之間對於單一性的修改方式不太相同，因此在實務中，尤其對於申請人來說，因應從以下幾個方面進行合適應對。

1：在權利要求的撰寫方式上，針對進入日本的專利申請，可以在技術方案的基礎上，可以考慮採用串列式的從屬權利要求的撰寫方式，同時，應考慮權利要求的前後的順序的重要性，避免將含有非重要的技術特徵的權利要求置於含有重要技術特徵的權利要求之前。同時，由於日本允許多項從屬權利要求引用另一多項從屬權利要求，因此在構築進入日本的專利申請的權利要求時，也可考慮多項引用多項的撰寫方式，從而導致日本審查員將對具有串聯式引用關係的所有權利要求進行審查。

2：在權利要求1不具有STF的情況下，由於單一性的要求造成對審查範圍的限定和修改後可以保留的權利要求的限制，根據申請人的實際產品保護需要，可能必須對其他的權利要求進行分案申請，這樣造成申請人的負擔的增大。權利要求1是否具有STF（新穎性），對於申請人之後的對應和修改有著非常重大的影響，因此在申請階段，推薦申請人進行相應的現有技術的調查，不要對權利要求1進行不必要的範圍的擴大。

3：在答復日本審查意見通知書時，一方面要正確理解審查員的意見，明確審查員的審查意見中所指的特別技術特徵的物件。另一方面，申請人在答復意見中最好明確主張修改後的權利要求1的哪一部分技術特徵具有STF。

4：申請人有必要加強對日本新的審查基準的理解和分析，同時瞭解日本審查員的審查標準的變化。

5：進入中國的專利申請的權利要求，因為不允許多項從屬權利要求引用另一項從屬權利要求的方式，因此，要區別於進入日本的權利要求的撰寫方式；同時，申請人也應繼續關注中國審查員的日趨嚴格的審查方式的變化。

圖檔請參見
http://synergytek.com.tw/blog/2011/05/09/專利實務～中日專利關於單一性相關問題的簡析/文献[1]：日本特許第１委員会第４小委員会， Vol.60 No.8 2010-10-28 ““シフト補正”の運用状況及び実務上の留意点にていて”，知財管理
文献[2]：日本特許庁、２００７．特許・実用新案審査基準HTML版、日本発明協会
文献[3]：富澤孝、Vol. 60 No. 9　いわゆる「シフト補正の禁止」の審査基準について、パテント
文獻[4]：中華人民共和國知識產權局，2010. 中國專利審查指南，知識產權出版社
文獻[5]：中國專利復審委員會，2008. 審查操作規程，知識產權出版社

Price Fixing – Are you at Risk under United States Law?

by Michael P.Wiersch

(Attorney-At-Law , Licensed to practice Law in California; United States Patent Attorney)

Now Ashida and Kimura Patent Attorneys, Tokyo, Japan

The fundamental characteristic of price fixing is any agreement between parties regarding price, whether expressed or implied. The most well known form of price fixing is to drive the price of a product as high as possible, with the intent to obtain higher profits. Other forms of price fixing are to fix, target, discount, or stabilize prices, which may lead to increased profits for the parties and reduced competition of the parties to the agreement.

Price fixing is prosecuted as a criminal violation.[1] Price fixing laws in the United States had legal bite as early as 1890 under the Sherman Antitrust Act (1890). Section 1 of the Sherman Act states, “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several states, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal.”

[2] The phrase “restraint of trade” was crafted to stop excessive monopolistic and anticompetitive activities of the past increasing industrial combinations and trusts. Specifically, it was meant to curtail anticompetitive behavior due to mega monopolies created through mergers and various price-fixing schemes and agreements.[3]

Courts have determined the legality of price fixing either as a per se violation or as a violation of the rule of reason. A per se violation such as price fixing, bid rigging, and territorial or customer allocation among competitors (commonly described as "horizontal agreements") requires no inquiry into the actual effect on the market or the intentions of the parties. While per se violations usually have signs of anticompetitive behavior, some business practices, however, encourage competition within the market.

For the later cases, the court uses a rule of reason approach and applies a totality of the circumstances test, which asks whether the challenged practice promotes or suppresses market competition.

[4] The Court, in Chicago Board of Trade v. United States, went on to say that the condition of the particular business, both before and after the imposition of restraints, must be examined and a determination of the actual and probable effect of the restraint realized.

Inherent in rule of reason cases is the ability of the violator to manipulate output or prices beyond the threshold that would be imposed naturally by the marketplace.[5] Besides abstaining from communications of prices, another way to a avoid price fixing violations would be to form a joint venture.

Joint ventures, a form of business association among competitors, are designed to further a business purpose, such as cooperative research and development where the costs may be individually prohibitive. Although courts will generally scrutinize a joint venture under the rule of reason, the joint venture must first overcome the reason that the joint venture was established.

The National Cooperative Research Act of 1984 [6], which permits and encourages competitors to engage in joint ventures that promote research and development of new technologies, provides guidelines on forming joint ventures.

As a rule of thumb, if you establish a price for a product or service, rather than allowing it to be determined naturally through free market forces, your actions will often be considered illegal. Thus, if you have enough influence in the market to change or affect a price and engage in dealings with competitors, you may be in violation of antitrust laws. However, if you are acting on your own and not in concert with any other, you are free to exercise any pricing strategy you desire, even including raising prices to the detriment of the public.

[1] http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title7/ant00006.htm, last accessed Apr 11, 2011

[2] The Sherman Anti-Trust Act of 1890 (15 U.S.C.A. §§ 1 et seq.)

[3] http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Res-Sec/Restraint-of-Trade.html, last accessed Apr 8, 2011

[4] http://topics.law.cornell.edu/wex/Antitrust, last accessed Apr 8, 2011

[5] Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. 231 (1918) [6] National Cooperative Research Act of 1984 (15 U.S.C.A. §§ 4301-06)

智慧財產權交易之 【租稅課徵】及【免稅優惠】

By 洪菁黛律師(Stefany Hung)　

     
        關於智慧財產權的轉讓、授權、侵權損害賠償等節,均與租稅課徵及租稅優惠規定息息相關，業者如能清楚知悉國際及國内之租稅協議及法令規定，並善加運用，在公司智財交易稅務之處理上,能提供頗大之助益。

        按我國所得稅法之規定，舉凡智慧財產之出售、轉讓所得之買賣價金,以及授權或因技術服務所取得之權利金或報酬, 與因他人侵害其智財權利所取得之損害賠償金等, 均依1)交易之對象的主要固定營業場所,是否設於中華民國境內 ,及2)該權利金或款項來源,是否屬於中華民國之來源所得，而應依規定之各稅率,核算並繳納所得稅。
以下為筆者針對我國目前智慧財產權交易等相關稅務法令之規定所整理的表列:

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企業營業秘密保護規劃

企業營業秘密保護規劃     
0905, 2010
洪菁黛律師著. 律德法律事務所                                                      

   
     智慧財產權是企業在商場致勝的關鍵，而營業秘密則更為企業永續經營的秘密武器。營業秘密和專利權最大的差異點在於，營業秘密並無特定新穎性之要求，且無法律保護期間之限制，一旦被揭露，即不再受法律之保護；而專利權之保護期間，以發明專利而言一般為二十年，專利技術屬於強制公開，且應具備新穎、進步及實用性等要求。因此，企業對於其所擁有極具價值之技術、資訊或know how等，究竟是選擇以 「 密而不宣」 的營業秘密法，或以具「公示排他」之專利法加以保護，必須審慎為之。

    無論如何，企業對於營業秘密之取得、保護、管理及應用等各面向，如能擬定完整妥善之保護計劃，並切實履行，定能對營業秘密做最大價值之產出。以下為本所所建議之營業秘密保護計劃，內容係以法律所規定之「營業秘密保護」的要件為基礎，並以 5 W 1 H “ Why What Who When Where, How” 為核心概念，所展開之保護計畫。

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生產製造業究竟應以專利或營業秘密，來控管其營業賴以維生的核心技術?

By 洪菁黛律師(Stefany Hung) 



這樣的公司，過去以晶圓廠、TFT LCD產業及一些電子業居多。其實，把製程中最精髓的部分揭諸於世，然卻僅於有限的地域內受到保護，是使其陷於機密過度曝露於其他競爭商品或業者的危機中。業者本想藉專利提高其智財權之保護及價值，卻無意間降低自身產品之競爭力，不可謂得不償失！

過去台灣不少產業均將生產有關之製程申請專利，殊不知許多製程其實係無法由最終產品以還原工程之方式逆推得知。然由於申請專利的過程中，業者必須將該項專利的必要技術特徵揭露。因此，不當專利化的結果，使得原本應以營業秘密保護的技術，造成不當且過度的曝光；復以許多公司在龐大的專利年費的考量下，其專利的佈局往往僅以母國或幾個重點國家為主；再加上專利權屬地主義的結果,這樣不當的專利佈局，不論是在地域上或專利技術申請上，反而使得其他不在其專利地域佈局內或產品線內的公司，得以學習並模仿其經專利申請時所揭露之基礎技術。



這樣的公司，過去以晶圓廠、TFT LCD產業及一些電子業居多。其實，把製程中最精髓的部分揭諸於世，然卻僅於有限的地域內受到保護，是使其陷於機密過度曝露於其他競爭商品或業者的危機中。業者本想藉專利提高其智財權之保護及價值，卻無意間降低自身產品之競爭力，不可謂得不償失！

過去台灣不少產業均將生產有關之製程申請專利，殊不知許多製程其實係無法由最終產品以還原工程之方式逆推得知。然由於申請專利的過程中，業者必須將該項專利的必要技術特徵揭露。因此，不當專利化的結果，使得原本應以營業秘密保護的技術，造成不當且過度的曝光；復以許多公司在龐大的專利年費的考量下，其專利的佈局往往僅以母國或幾個重點國家為主；再加上專利權屬地主義的結果,這樣不當的專利佈局，不論是在地域上或專利技術申請上，反而使得其他不在其專利地域佈局內或產品線內的公司，得以學習並模仿其經專利申請時所揭露之基礎技術。

您知道智財資源的管理及產出，為何必須與市場端、 技術端、及財務端相結合嗎 ?

By洪菁黛律師　（Stefany Hung)

一個有效的智財資訊管理系統，除了專利案件管理系統、商標管理系統，及契約管理系統外，我們鼓勵有效的智財資訊管理系統，必須能與企業整個營運流程相結合，(由於對於電子產品製造商而言，專利技術為智財權之核心，亦即智慧財產之真正價值所在。故以下說明，暫以專利為主)，且該專利管理系統，必須能反應出某件專利在業界中的技術結構上之等級及定位，其被使用於何種產品之上？該項技術及產品反應在客戶端，權利端，訴訟端及營收端的情形為何？市場上的主要玩家為何？以及本公司之競爭對手為何？等相關問題，才能呈現一個真正有效的專利資源管理系統。


一般而言，業界不少公司的專利管理系統欄位，僅限於基本的專利權資訊，例如，申請日，發明人、申請名稱、案號、證書號碼、權利有效年限，及年費繳交的情形。但是，專利管理系統如無法與商品端、市場端及營收端相結合，根本無法反應該項專利技術的真正價值。目前台灣不少企業，已經開始朝這個方向進行。
如何讓整個智財資訊管理系統貫穿整個企業生產營運流程？智財資訊管理系統必須架在一個開放的平台上，以供企業內部中具利害關係之相關的單位能進行檢索查詢 例如在研發端，我們鼓勵研發單位能就該項專利技術做先前技術的檢索，並與智財法務單位共同了解技術端、權利端，及訴訟端之情形。在市場端，我們希望業務單位在產品量產及推出之前，能與智財法務單位配合檢查，是否應該取得之專利技術，商標及著作權等權利或授權，均已取得。在營收端，我們希望財務單位就取得及維護智財權利的成本，能被清楚地反應在商品的成本結構中。如此一來，企業便能知悉如何訂定產品之價格，其所能獲得之利潤，與該產品在市場上的競爭力。
因此，企業實應備置前述所謂專利案件管理系統、商標管理系統，及契約管理等系統。 而該建立該等系統，首先必須分類及並界定，智慧財產（技術）的權利範圍及相關技術與產品。


其次，必須訂定guideline及check list。 這個部份，應可會同稽核單位與公司內部具利害關係之相關單位，共同定義出該利害關係之內部單位的標準作業流程，找出關鍵查核點( 即check point)，使智財法務單位就所涉之爭議智財權，能適時介入產品之研發及產銷流程。


又就營收端而言，財務單位或管理團隊人員,亦應就各類報表及統計分析，設定Check point，加以解讀並分析該專利技術反應在該商品上之營收價值，同時了解客戶之需求，及其於產業中之技術價值，與該項技術是否有繼續維護之必要。當然在研發檢索的資訊上，如有完整之分析資料，並含全球之產業資訊，更能了解並預測全球的產業技術趨勢。

您的智慧財產資源之規劃，是否與產業鏈、價值鏈、供需鏈及區域鏈等相連結？

國內許多廠商對於智慧財產資源之規劃，甚少自產業鏈、價值鏈、供需鏈及區域鏈等角度出發，以致國內業界對於智財資源之經營、規劃、管理常有見樹不見林之缺撼。以下說明，為何智慧財產資源的規劃、管理，必須自產業鏈、價值鏈、供應鏈及區域鏈的角度分析，才能將智財的資源作最好分配、佈署及管理，以為企業創造最大的營收價值。 簡單地說，業者得先檢視自己的營收結構及商品組合，從營收結構推到商品,再從產品推到技術，從技術推到專利。如此一來，業者可清楚知悉其所擁有的專利，被使用在產品上的比例有多大，以估算該專利技術究竟能產生多少營收價值；同時，佐以供應商及採購商的分佈、採購量及價格，業者得分析其產品之成本，並了解整個產業結構及供應需求鏈等動的狀態；再從整個產品的產銷的區域鏈，找出自身產品在全球市場中佈局的最佳位置。

為何智慧產權必須自產業結構出發？因為，每個企業在產業鏈中都有他的位置。找出自己的位置,就能作最好的佈局。 以電子組裝代工（如筆記型電腦產業）為例，如能掌握上游零組件( 如核心元件：晶片組、IC設計、記憶體、主機板)，就能以綿密的智慧財產權佈局，來控制中游模組廠，與下游的系統組裝廠。通常愈是位於產業鏈上端的供應商，如IC供應商，專利佈署的空間越大，利潤也越高。而位於下游的廠商，專利佈局受制於他人的可能性越大，利潤也相對越低。

以Intel 為例，其主要核心產品為CPU與晶片組，故其IC設計整合了各種和連接器、散熱、風扇、主機板、機殼內各式電路配置、PCBA、PCB等相關專利；然其不斷透技術合作及授權體系，以連結整個產業鏈體系與市場。因此，當其供應量大到以足構控制CPU及晶片組市場，其內部的設計變更，即能輕易對於下游廠商造成不得不隨之進行技術或規格調整的壓力。又如近年來，許多廠商與Chipset廠商合作，將其專利技術置入晶片中，以便其規劃其產品、市場及授權之佈局等，美商Microvision即為一例。 每一種產品在每一個產業中，均能拉出一條獨立的產業鏈結構，業者如能清楚地了解自己在產業鏈中所佔的位置，即能依智慧財產權之不同性質及權能，來評估應採取何種智慧財產權保障。
例如，供應鏈極短的LCD，其供需方,極為少數而特定，即無須以專利權加以保護。 又製造產業中，許多製程其實係無法由最終產品以還原工程之方式逆推得知，因此，並不宜過度地申請專利，反應以營業秘密保護之方式保護之。 再者,不同的國家，針對同一標的物，本即得選擇以專利、營業秘密、商標或著作權等各個不同權能，針對不同階段之標的物加以保護。因此,業者越是清楚了解其所處產業之結構及價值，越能選擇最佳之智財權保護型態，而將智財的資源作最好分配、佈署及管理，並為企業創造最大的營收價值。

備置完善的智財管理制度 發揮最高的智財價值！

By 洪菁黛律師（Stefany Hung)

以專利而言，許多在研發或量產的過程中，不論是應客戶之需求(如OEM產品), 或因改進產品效率,或因產品成本的考量所作的產品修改，並未被完整反應在專利申請的範圍內，因而導致業者最後所產出之產品與及所取得之專利權範圍並不相同。此也增加了未來在取締侵權物品時之障礙。例如，對方侵權品與我方產品縱使相同，卻不落在我方專利申請的射程範圍內。此時，益見研發單位與智財管理單位間，備置一個無工程及法律語言障礙，且能迅速溝通反應之機制的重要性。


又一般研發人員，在選擇產品零件(components )的過程中，除了考量零件之品質、規格、價格等因素外，更應評估該零件是否有侵權之紀錄及發生侵權的可能性，並交由智財管理人員評估，是否應取得授權；並將權利金成本納入考量(蓋有些上游廠或下游客戶可能已與對方議訂條件較佳之權利金條款)；同時由法務單位與零件廠商簽訂合約【其中除須考量標的物之定義及範圍、擔保不侵害權利、損害賠償等條款外，更應考量損害賠償的對象是否可涵蓋下游廠、經銷商及客戶等第三者。】



又在產品行銷這個階段，商標權、著作權、LOGO及廣告文宣是個重點；而站在市場最前端的業務人員(Sale Person)是最容易嗅到競爭對手與自身產品之優劣，及是否有商標、著作或專利侵權及不公平競爭情形發生的獵犬。如能擅加利用，並將其市場觀察所得之訊息充份反應給智財管理人員，智財管理人員即得根據潛在被告、應取得授權之對象及競爭對手的產品，量身訂作專利申請範圍，及規劃日後之授權契約。
在會計財務面向上，除得透過專業鑑價人員評估其智財權利之價值外，更應將智財資本反應在財會報表中的無形資產中，如加上研發費用及智財權利申請費用及維護年費費用，即可評估所謂開發成本，以作為一個研發是否開案之判斷標準。


綜言之，智財管理制度應該被貫穿在產品研發、生產製造、市場行銷、會計財務等流程中，才能使智財資本發揮最大的價值! 智財管理制度必須適當的置入產品研發、生產製造、市場行銷、會計財務等流程中，才能使智財資本發揮最大的價值。一般而言，國內業界之研發人員並不了解其idea或所研發之工作物是否能產出有價值之專利，因此必須借助專業人士之輔導,進而協助其產出有效之智財權利,並控管權利登記及維護等事宜。