註冊商標使用(一)

洪菁黛律師

摘要 _2011 商標行政管理國際研討會: 商標品質管理制度

筆者:洪菁黛律師(律德法律事務所)

這次參加我國智慧財產局於民國100年10月13日、14日所舉辦的「商標行政管理國際研討會/ 2011 International Seminar on Trademark Administration Management –Efficiency and Consistency」，對於其中一個議題 「商標品質管理制度」挺感興趣。筆者曾有客戶於取得商標權後七年，因他人舉發而遭撤銷，使該客戶於過去七年間所投入高達千萬元於商標品牌建立、行銷與維護年費等各費用,頓時付之一炬，令人扼腕。因此，樂見智慧財產局在商標審查品質上，給予更多地關注。


本次與會的澳洲主講者以【澳洲商標手續及程序手冊】說明該國在品質管理上之執行情形.該手冊其中除了包括商標的申請，審查及註冊等章節外，尚包括了品質的策略及品質審查的標準。澳洲目前為國際間智慧財產權之領導國家之一，其商標法規不僅完備且符合國際規範，且其強調國家品質管理制度系統，係通過ISO 9001: 2008 之認證。


該【澳洲商標手續及程序手冊】特別重視隨時更新，與時俱進,以作為執行品質標準的基礎, 並同時於商標法、規定及法院與仲裁之決定之範圍內，提供執行之解釋, 而求達到客戶所期望 “ 有一致性、有可預見性及可強制執行的權利” 等巨大挑戰. 該局設有品質改善部門，對於不一致的部分，得透過審計的過程及客戶回饋，予以辯認；而對於審計的決定，亦有交付仲裁之機制構想，以維持績效及品質的平衡。


而在美國專利商標局部分，除了有嚴格之績效評估計劃外，尚以紅利為誘因，以表揚傑出表現或值得推薦者。至於我國智財局則是於三個不同的階段，設置三個覆核點以抽驗案件，而作為商標品質控管之方式。日本則是在加強特許廳之審查速度、2009.04 設有品質檢驗團隊，同時於2011.04 成立品管委員會等各節上作努力；日本並設計持續確保品質改善之系統，其中 (Plan- Do –Check - Action)包含在內部訂立審查速度之目標，加強與使用者溝通會面，更強調與智慧財產高等法院交換意見及修訂審查標準等各節。新加坡則強調依馬德里公約制定之工作程序及流程手冊以及重視審查人員之訓練，並針對審查員之錯誤率及類型等加強改善。


總之，樂見世界各國對於整個商標審查流程，給予更高度地關注，以嚴格把關權利之產出品質, 而維護政府賦與智財權等處分決定之公信力及穩定性.

依目前智慧財產法院審理訴訟現況, 提出授權契約簽訂之建議 !

筆者: 洪菁黛律師 (律德法律事務所)

根據我國司法院揭露的一項數據【註一】 顯示 ：「

1. 自智慧財產法院自97年7月1日成立至99年9月30日止，該院判決之民事專利侵權第一審事件155件（涉外事件20件，約占12.9％），民事專利侵權第二審事件92件（涉外事件14件，約占15.21％），總計247件（涉外事件合計34件，約占13.77％），其中提出智慧財產權有效性抗辯者141件，經該院審判後認智慧財產權利有效性抗辯（IPR Validity Defense）成立，即權利有得撤銷、廢止之原因者為60件，比率為42.55％。



2. 又查被認定無效之專利權中，屬發明專利（Invention patents）者占30.36％、屬新型專利（Utility model patents）者占55.26％、屬新式樣專利（Design patents）者占11.11％，亦即，以新型專利權被該院認定為無效者占半數以上，此係因係我國專利法規定，新型專利申請案僅需通過經濟部智慧財產局的形式審查，即可取得專利證書所致。」 等節。


從這項數據顯示，一般智財權利人提起智財侵權訴訟，遭到對造質疑有效性抗辯成立之機率高達42.55％，其中新型專利權遭法院認定為無效之機率占半數以上。因此，專利權人在提出訴訟前自應就專利之有效性及可能遭質疑的抗辯作準備，以免提出訴訟反而其專利有效性遭到質疑。


又倘若專利權人之專利權遭撤銷確定者，按我國專利法第73條第2 項、第108 條之規定，專利權之效力，雖視為自始即不存在；但按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨揭明：「爭專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是被授權人給付授權金與授權人所提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然兩造事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘被授權人所支付之授權金與 授權人提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之內容，自難謂授權人受領授權金獲有不當得利。」等節，是以，專利權人若非於專利權被撤銷之原因中有可歸責己之因素外，其收受權利金之行為自不應構成不當得利。


筆者建議授權人如能於授權契約載入二個條文:
1. 被授權人不得或使第三人挑戰授權人之智慧財產權 (請洽本所律師) 。

2. 若智慧財產權經主管機關撤銷確定，被授權人..... (請洽本所律師) 。


【註一】司法院就「99年11月5日台歐盟經貿諮商智慧財產權工作小組視訊會議（EU-Taiwan IPR Working Group Videoconference of 5 November 2010）」回覆歐方指摘
www.judicial.gov.tw/work/work12/台歐盟會議之回應歐方指摘 .doc

現行商標法57條第1 項第2 款與同法第57條第4 項之規定在適用上之新舊法律見解。

筆者以【智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決】及民國99年5月21日【司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號】研討結論為例，以圖示分別說明現行商標法57條第1 項第2 款，與同法第57條第4 項之規定在適用上之新舊見解。

您的專利權被撤銷後，基於授權契約所收取之權利金是否構成不當得利而應退還?

By 洪菁黛律師

【案例】甲公司擁有A新型專利技術，授權乙公司實施製造專利商品，雙方並明確約定乙方應按銷售量給付一定比例之授權金。其後，A新型專利權因被第三人舉發而被撤銷確定，乙公司可否依不當得利之規定請求甲公司返還其已給付之授權金?


【解答】

一、 按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨明揭：「

1.新型專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在，專利法第73條第2 項、第108 條固分別定有明文。然反面解釋，則為新型專利權未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效，是新型專利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該新型專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，該被授權人行使權利或履行義務，均不合誠信原則甚明。


2.系爭專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是被授權人給付授權金與授權人所提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然兩造事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘被授權人所支付之授權金與 授權人提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之內容，自難謂授權人受領授權金獲有不當得利。準此，授權人本於授權契約而請求被授權人給付授權金，被授權人確係因使用授權人提供之技術而獲有利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響兩造間授權契約之效力，且被授權人於交付授權金予授權人時，授權人將當時有效之專利技術及專利權授予被授權人使用完畢，完成對待給付，是授權人受領授權金有法律上之原因。」等語。

二、是按我國智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨稽之，甲公司之A新型專利權雖因遭第三人舉發而被撤銷確定，但乙公司依據系爭專利授權契約之內容，在系爭專利未撤銷確定前，實施系爭專利以製造與銷售專利產品，依約即有給付權利金予甲公司之義務，蓋乙公司已因實施系爭專利權製造與銷售產品，而取得營業利益在前，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，其與無償實施專利權人提供之技術無異，致權利與授權金給付義務不對等之情事，乙公司應不得依不當得利請求甲公司返還已給付之授權金。


特別敘明，該民事判決為第一審判決，仍得上訴。

Oops ! 我的註冊商標被廢止了…

~ 淺論現行商標法57條第1 項第2 款與同法第57條第4 項之規定

筆者 洪菁黛律師 (律德法律事務所)

謝沛芬 (法務實習生)

一. 背景：

* 您知道嗎?您的註冊商標可能因無正當事由未使用達一定期間而遭商標專責機關廢止註冊嗎?

日前「台灣青啤」即因無正當理由未使用該註冊商標達三年以上，而遭致智慧財產局廢止該註冊商標，有最高行政法院100年度判字第996號判決可參。因此企業對於自己所註冊之商標，除應注意按時繳納維護年費外，尚應透過實際使用，使消費者將商標與商品或服務產生連結，才能使商標發揮一定的價值及功能。

* 現代的企業經營，莫不重視品牌行銷。如果品牌DNA係企業產品、服務之靈魂及精髓；那麼商標權則是將品牌具體化落實於法律層面保護的一種有效方式。

現代的企業經營，莫不重視品牌行銷。所謂品牌行銷是一種將消費者經驗、感覺及產品或服務進行聯結的一種過程；有效的創意行銷係將企業品牌的DNA，訴諸於消費者感官、情感或經驗，以取得認同及信賴的一種方法。優質的品牌不僅能改變消費者的使用習慣，甚進而引領趨勢潮流。

以蘋果電腦公司所帶動的風潮為例，Ipod 改變了消費者聆聽及取得音樂的習慣；Ipad 平板電腦改變了消費者的閱讀習慣，又結合了數個廠商所產製的智慧型手機不斷推陳出新，對於傳統的小筆電及個人電腦造成了極大的衝擊，為眾所週知之事實，無須冗言贅述。許多蘋果迷接受、並認同了蘋果這樣的品牌及創新的形象，進而改變了他們的消費及使用習慣，這是一個非常典型的案例。

如果品牌DNA係企業產品、服務之靈魂及精髓；那麼商標權則是將品牌具體化落實於法律層面保護的一種有效方式。所謂商標，按我國商標法第五條第之規定，是由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或聯合式所組成；它是一種標彰商品服務來源，並與他人之商品或服務相區別的企業識別標幟。因此，商標的註冊及使用，在品牌傳播的過程中，扮演著極度重要的角色。


* 商標ing ; 品牌Room -in。商標的價值，貴在使用。智慧財產權因持續地使用方能產生它的經濟價值。


品牌是一個動詞，而非名詞，品牌必須能彰顯它的永恆價值，同時亦須適應變化多端的環境及時代潮流而作改變；因此，在如此地意涵下，我國商標法第57條第1 項第2 款亦明文規定：商標權人如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止該商標之註冊。


是以，商標的價值，貴在使用。智慧財產權因持續地使用方能產生它的經濟價值。許多企業註冊了許多商標，但卻束之高閣，棄置不用，不但使智慧財產無法產生應有的經濟價值，反因須不斷地繳納智慧財產權的維護年費，而成為智慧負值。且商標權具有獨占排他之性質，他人與該商標權相衝突之權利，將因商標權人之權利獨佔，而無法進而提出申請，倘若商標權人就已註冊之商標棄置不用，反形成資源之浪費，並使商標失去依定之功能及價值。 因此，我國立法者，爰於商標法(本法)第57條第1 項第2 款，與同法第57條第3及4 項訂立相關規範， 明定我國智慧財產局應依職權或依申請，就商標權人未依法於一定期間內使用之註冊商標加以廢止。

* 如您的註冊商標遭他人以未使用達三年以上為由，而向智慧財產局申請廢止註冊時，您的舉證責任程度及範圍究竟為何?


吾人有疑義者為，倘若註冊商標當時指定使用於多項類別及多項商品 或服務，惟該註冊商標未使用之情形，僅於部分指定之商品或服務存在時，商標專用權人之舉證責任及程度究竟為何? 又智慧財產局之審查及准駁是否係受舉發人所主張之範圍所限? 抑或應依職權進行所有指定商品或服務之商標使用情形等事項之調查? 又智慧財產局之得廢止之範圍為何? 是整個商標之註冊登記? 或是僅就該部分之商品或服務廢止其註冊？



二、筆者以【智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決】為例，並提出民國99年5月21日【司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號】研討結論，分別說明現行商標法57條第1 項第2 款，與同法第57條第4 項之規定在適用上之新舊見解。


(一)首先敘明我國目前現行商標法57條第1 項第2 款與同法第57條第4 項之規定：

本法第57條(節錄)

* 第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。 」

* 第4項規定：「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」

(二) 依過去實務見解，以【智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決】為例認為: 「商標法第57條第1 項第2 款，與同法第57條第4 項所規定之審查範圍不同，前者係指摘系爭商標全部未合法使用，後者則係指摘系爭商標部分未合法使用；在前者之情形，如商標權人已舉證證明有部分使用之事實，則被告即應駁回原告廢止之申請；反之在後者之情形，如原告申請時係主張第57條第4 項部分未使用，則被告即應一一舉證，由智慧財產局審酌該部分是否確實有使用，俾決定其申請廢止是否有理由。


由此判決可知，過去商標專責機關即智慧財產局得廢止註冊商標之範圍，將以舉發人主張廢止商標之範圍為「全部」或「部分」未合法使用為主，嗣依商標權人之舉證情形，由智慧財產局審酌該部分是否確實有使用，俾決定是否依申請廢止。亦即，在此見解下，商標法第57條第1 項第2 款與同法第57條第4 項之規定，猶同民事訴訟法上之訴訟標的，為不同之請求權基礎，智慧財產局僅依舉發人之主張為審酌。舉發人如主張商標法第57條第1 項第2 款，如商標權人已舉證證明有部分使用之事實，則智慧財產局即應駁回舉發人廢止之申請；反之在後者之情形，如舉發人申請時係主張第57條第4 項< 部分 >未使用，則商標權人即應一一舉證，由智慧財產局審酌該部分是否確實有使用，俾決定其申請廢止是否成立。


(三)、 然民國99年5月21日【司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號】，即採乙說之不同見解 ：

【案例】
某註冊商標指定使用之商品有十種，某甲以系爭商標註冊後無正當事由迄未使用已滿三年（未指明何種商品未使用系爭商標）為由，向經濟部智慧財產局申請廢止系爭商標之註冊。商標權人於審查中，提出其中一種指定商品之使用證據，是否已盡證明使用之責，應認申請廢止不成立？

【解析】
結論：採乙說。

甲說: 肯定說【與智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決見解相同】

乙說: 否定說。

1.商標法第 57 條第 4 項規定：「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」因此，同條第 1 項第 2 款規定所稱「未使用」註冊商標，係指未使用於其 所指定之 “ 各類 “商品或服務而言，換言之，只要有任何一種指定之商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。


2.本件商標權人僅提出其中一種指定商品之使用證據，其他指定商品之使用證據則未提出，自難謂已盡證明使用之責。智慧財產局應續令商標權人提出全部指定商品之使用證據，如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，即應依商標法第 57 條第 4 項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申請（廢止）不成立之審定。

是見，司法院於99年智慧財產法院法律座談會見解，對於57條第1 項第 2 款規定所稱「未使用」註冊商標，明載係指未使用於其所指定之 “ 各類 “商品或服務而言，換言之，只要有任何一種指定之商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。因此，無論舉發人係主張57條第1 項第 2 款或商標法第 57 條 第 4 項規定，智慧財產局均應依職權續令商標權人提出全部指定商品之使用證據，如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，智慧財產局即應依商標法第 57 條第 4 項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申請（廢止）不成立之審定。

又，目前智財局對於此見解仍未統一提出相關配套措施，亦未明確公布有關採證之標準及原則。是以，在司法院在揭示這樣的審查原則後，智慧財產局如何在行政上進行審查，值得後續觀察。



三 、 這樣地變革，是優是劣，見仁見智，但無疑是宣告了商標專責機關依職權廢止註冊商標的時代來臨了。

過去，以【智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決】為例，專責之商標主管機關對於商標廢止程序之進行，主要係以當事人處分權主義為主，即專責之商標主管機關係在舉發人所主張之請求權基礎下進行審酌，並且是商品及服務之類別為主。因此，商標權人之舉證責任，將依舉發人係主張57條第1 項第 2 款 或商標法第 57 條 第 4 項之規定而有所不同。舉發人如主張前者，而請求廢止整個註冊商標，若商標人提出部分商品之使用證據，即得排除其請求，而專責之商標主管機關即應為駁回廢止申請之處分；但在後者，則商標權人即應一一舉證，由智慧財產局審酌該部分是否確實有使用，俾決定其申請廢止是否有理由。

但於現在司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號採乙說之見解下，智慧財產局應依職權調查全部指定商品之使用證據，不論舉發人主張為商標法第57條第1 項第 2 款 或商標法第 57 條第 4 項之規定。如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，智慧財產局即應依商標法第 57 條第 4 項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申請（廢止）不成立之審定。

在該變革見解之下，無疑是加重商標權人使用證明之舉證責任。不少見解認為雖然加重商標權人之舉證責任及主管機關之審查責任，但由於商標異議 (參商標法第47條) 及評定程序均準用此項商標廢止註冊之規定，亦有最高行政法院99年度判字第1380號之判決可參，應有助於商標或服務類似之概念及認定之釐清。


四、但筆者對於此項變革，持較保留之看法。蓋得為商標評定無效及異議撤銷之事由，誠與主張商標有57條第1 項第 2 款或商標法第 57 條 第 4 項規定因無正當事由迄未使用已滿三年之廢止事由，在性質上有所不同。

基本上，商標評定無效及異議事由係以商標法第23 條為核心，該等事由基本上是屬不得申請商標註冊之事由，因具公益性質，故主管機關得依職權進行審查，概念及實務上加重商標申請人或商標權人之舉證責任，並無不妥。

然57條第1 項第 2 款，或商標法第 57 條 第 4 項規定是針對已註冊之商標權因無正當理由未使用達一定期間為由，而得廢止。此項已註冊之商標，僅因商標權人未使用達一定期間而終止，是否如同商標法第二十三條之規定，具公益性質較濃厚之撤銷、核駁及無效理由，並非無疑。

蓋如前所述，商標使用與品牌之傳播活動密不可分，品牌及商標之佈局通常為企業市場佈局之一部。企業通常依其近程、中程及遠程之規劃時程，而決定商標之使用方式及內容；因此，為避免他人，尤其係競爭對手，就其自身企業之核心商品及服務搶先註冊，而有搭便車之嫌，不少企業儘可能依其市場佈局之規劃而註冊商標。因此，實際上商標的使用時程，通常視商標權人之計劃而定，該部分並不具備濃厚之公益性質；因此，倘若我國商標法在立法設計、行政審查或司法審理上，加重商標權人之舉證責任，無異係鼓勵競爭對手得為打擊他方企業經營之目的，恣意檢舉他方有註冊商標未經合法使用而有應廢止之事由，但自身無需或僅需負擔輕微之舉證責任；惟商標權人反而應該負擔較重之舉證責任，誠非事理之評。此亦與我訴訟之舉證責任，原則上，應由主張或請求權利或撤銷權利之人負擔舉證責任之立法概念相違。未來,期待在立法設計上,行政審查或司法審理上,能適當地將舉證責任合理分配於兩造,以符合公平原則,並兼顧商標權之功能及價值的發揮。




五、結論：

如上述，因目前智財局對於99年智財法院法律座談會之見解仍未統一提出相關配套措施，亦未明確公布有關採證之標準及原則，因此，本文認商標權人為以防萬一，現階段只能於被申請廢止時盡量提出所有商標之使用證據，即商標權人於取得註冊後，平時應小心保留所有商品之使用證據，以備不時之需，方為明智之舉，於統一見解尚不明之階段，實不應存有僅須提出其中幾種使用證據即可之僥倖心態。


參考資料:

1.最高行政法院100年度判字第996號判決。
2.智慧財產法院98年度行商訴字第43號判決。
3.民國99年5月21日【司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟纇第1號】研討結論。
4.最高行政法院99年度判字第1380號之判決。