合夥投資事業，經拆夥後，原合夥人或店家可否繼續使用前合夥人所擁有之註冊商標?

筆者: 洪菁黛律師/ Stefany Hung  /律德法律事務所

問題:

近日報載藝人戎祥先生多年間所投資之【戎將軍包子樓】，因退股後前合夥人仍持續使用藝人戎祥所擁有之註冊商標引起不滿，而爆發商標侵權爭議。然究竟合夥投資事業，經拆夥後，原合夥人或店家可否繼續使用原註冊商標?

解析:

壹、商標部分:

ㄧ、據筆者在我國智慧財產局網站查詢商標結果，該【戎將軍包子樓設計圖】 之商標註冊號碼為01191056號；專用期間為: 民國95年1月01日-104年12月31 日；商標權人為戎祥；而商標圖樣中之「包子樓」不在專用之列；指定使用於第43類(餐廳、泡沫紅茶店、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預訂餐廳、外燴、伙食包辦、點心吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤)。

因此，可知本註冊商標之商標權人確為戎祥先生。

二、本案爭議之主因，係因戎祥先生前於民國98年間即聲明退股，店家並聲稱戎祥先生取得合夥人所給付新台幣4百萬元退股金（惟戎祥先生否認之），然退股當時，究竟合夥人間之退股協議是否曾就【戎將軍包子樓】註冊商標之所有權約定轉讓，或原店家仍得授權使用等節，誠為本案之爭點，首應查明。

(ㄧ) 如經約定(不論是轉讓或授權)，不論是否辦理登記在案，對原店家則屬有權使用。不構成商標權之侵害。

(二) 但若未經約定，該店家(或/及該等合夥人)倘仍繼續使用【戎將軍包子樓設計圖】 商標註冊於43類之商品或經營(餐廳、泡沫紅茶店、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預訂餐廳、外燴、伙食包辦、點心吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤)等業務，即屬未經商標權人同意，為行銷目的使用於同一商品或服務。

1. 刑事責任部分:

    按我國商標法第95條之規定，即有可能構成侵害他人商標權，而須負擔刑事責任。當然刑事的部分，尚須犯意才可能構成犯罪。因此，筆者建議戎祥先生應先發存證信函予該店家(或/及該等合夥人)，如渠等於知悉後，仍續續使用，則商標權人在明知或故意的部分舉證較易。

2. 民事責任部分:

1) 不論刑事犯罪是否構成，在民事責任部分，商標權人均可我國商標法第68條之規定主張侵害商標，而依我國商標法第69條之規定，對於侵害其商標權者，得請求除去之；如有侵害之虞者，商得請求防止之；同時請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，或為必要處分。

2)  商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，還得請求損害賠償。其請求權之時效，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。

3)  關於賠償金額之數額，可依我國商標法第71條之規定擇ㄧ主張計算損害賠償:ㄧ、 依民法第二百十六條規定主張所受損害，所失利益;二、依侵害商標權行為所得之利益；三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。

貳、肖像權之部分:

由於本註冊商標【戎將軍包子樓設計圖】 尚包括戎祥先生之肖像。因此，本案尚涉侵害戎祥先生肖像權之爭議:

    查肖像權為我國民法第一百九十五條第一項規定所保護之一般人格權，倘若受侵害時，是屬「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，應依我國民法第一百八十四條第一項之規定，負擔損害賠償責任；同時得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之，或為回復名譽之適當處分，我國民法第十八條第一項及民法第一百九十五條第一項均定有明文；又情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。

叁、律師小叮嚀:

ㄧ、訴訟上:

(ㄧ). 建議商標權人應先寄發存證信函要求對方停止使用。

(二). 另建議原店家(或/及該等合夥人) 若與原商標權人之退股協議書就該部分之約定有不明確，當然得提起確認之訴。若已約定移轉商標權之部分，尚未辦理移轉登記，是否有併提起給付之訴部分之必要，應諮詢律師以保障權益。

(三). 至於，商標權人需特別注意，倘若系爭商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。倘若商標權人遭他人依現行商標法57條第1 項第2 款之規定檢舉無正當事由迄未使用或繼續停止使用註冊商標已滿三年者，這時，商標權人只好主張已授權原店家使用，以商標業經被授權人使用等情，來解套。

二、商業交易上:

建議合夥人股權退股時，原店家(或/及該等合夥人)應將商號或公司名稱、經營權、著作權,專利權及商標權之歸屬及使用約定清楚，並載明於合約，以杜爭議。

以上建議，謹供參考，如您有疑義，請實際詳洽律師，以取得最好之建議。